Ja, je kunt in veel gevallen nog wijzigingen maken in je octrooiconclusies, maar de mogelijkheden hangen sterk af van de fase waarin de procedure zich bevindt. Tijdens de verleningsprocedure is aanpassen gebruikelijk en zelfs verwacht. Na verlening zijn de opties beperkter en gebonden aan strikte voorwaarden. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over het wijzigen van octrooiconclusies, van aanvraag tot na verlening.
Welke wijzigingen zijn toegestaan tijdens de octrooiprocedure?
Tijdens de octrooiprocedure mag je conclusies aanpassen, maar alleen binnen de grenzen van de oorspronkelijk ingediende aanvraag. Je mag de beschermingsomvang verduidelijken, conclusies samenvoegen of beperken, en nieuwe afhankelijke conclusies toevoegen op basis van wat al in de aanvraag staat beschreven. Wat je niet mag, is nieuwe technische inhoud introduceren die niet in de oorspronkelijke tekst stond.
Het Europees Octrooibureau (EOB) en nationale instanties zoals het Octrooicentrum Nederland beoordelen wijzigingen aan de hand van de zogenaamde disclosure-eis: elke aanpassing moet direct en ondubbelzinnig afleidbaar zijn uit de oorspronkelijke aanvraag. Voldoet een wijziging hier niet aan, dan spreekt men van een added matter-bezwaar, wat een geldige weigeringsgrond is.
In de praktijk ontvang je tijdens de verleningsprocedure een officieel onderzoeksrapport met bezwaren van de onderzoeker. Op dat moment kun je reageren met argumenten én met aangepaste conclusies. Dit is de meest gebruikte en meest effectieve manier om een octrooi — ook wel patent genoemd — alsnog verleend te krijgen.
Wat is het verschil tussen beperken en uitbreiden van conclusies?
Beperken betekent dat je de beschermingsomvang van een conclusie smaller maakt door extra technische kenmerken toe te voegen. Uitbreiden betekent dat je conclusies breder wilt formuleren, zodat ze meer varianten van je uitvinding omvatten. Uitbreiding van materie is in de meeste gevallen niet toegestaan na de indiendatum, omdat dit de rechten van derden schaadt die na jouw aanvraag hebben geïnvesteerd.
Het beperken van conclusies is de standaardstrategie wanneer een onderzoeker aangeeft dat de huidige conclusies te breed zijn of overlappen met de bekende stand van de techniek. Door kenmerken toe te voegen die jouw uitvinding onderscheiden van wat al bekend was, vergroot je de kans op verlening aanzienlijk. Daarbij speelt ook inventiviteit een rol: de wijzigingen moeten niet alleen nieuwheid aantonen, maar ook laten zien dat de uitvinding niet voor de hand liggend is voor een vakman.
Uitbreiden is alleen mogelijk als je nog binnen de prioriteitstermijn van twaalf maanden zit en een nieuwe aanvraag indient met bredere conclusies, of als je gebruik maakt van een continuation-aanvraag in landen zoals de Verenigde Staten. In het Europese systeem is uitbreiding van materie na indiening vrijwel onmogelijk zonder een nieuwe aanvraag.
Kan ik conclusies nog aanpassen na verlening van het octrooi?
Na verlening van een octrooi of patent kun je de conclusies nog beperken via een zogenaamde beperkingsprocedure. Dit is een formele procedure bij het EOB of de bevoegde nationale instantie waarbij je vrijwillig de reikwijdte van je octrooi verkleint. Uitbreiding van materie is na verlening niet meer mogelijk.
Een beperkingsprocedure kan nuttig zijn als je een inbreukzaak verwacht en wilt voorkomen dat een rechter jouw octrooi geheel of gedeeltelijk nietig verklaart. Door de conclusies proactief te beperken tot de kern van je uitvinding, maak je het octrooi robuuster tegen aanvallen op de geldigheid.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een oppositieprocedure bij het EOB, die door derden kan worden gestart binnen negen maanden na publicatie van de verlening van een Europees octrooi. In zo’n procedure kan het octrooi worden beperkt, gewijzigd of ingetrokken. Als octrooihouder kun je in die procedure zelf ook wijzigingen voorstellen om het octrooi overeind te houden. Na afloop van de oppositietermijn staan andere routes open, zoals een nationale nietigheidsprocedure via de rechtbank — in Nederland is dat de rechtbank Den Haag — of, indien van toepassing, een procedure bij het Unified Patent Court (UPC). Of het UPC bevoegd is, hangt af van of het betreffende octrooi aan de bevoegdheid van het UPC is onttrokken via een opt-out.
Wanneer is het te laat om je octrooiconclusies nog te wijzigen?
Het is te laat om octrooiconclusies te wijzigen zodra een octrooi onherroepelijk nietig is verklaard, of wanneer een procedure formeel is afgesloten zonder dat je tijdig hebt gereageerd. Bij het EOB geldt bovendien dat wijzigingen in een laat stadium van de verleningsprocedure alleen worden geaccepteerd als je een goede reden hebt voor de vertraging.
Concreet zijn er een aantal momenten waarop de deur dichtgaat:
- Na het verstrijken van de oppositietermijn van negen maanden na publicatie van de verlening, als geen oppositie is ingesteld en geen beperkingsprocedure loopt
- Na een definitieve uitspraak in een nietigheidsprocedure waarbij het octrooi volledig is vernietigd
- Na het verlopen van de maximale looptijd van twintig jaar
- Wanneer je de jaartaksen voor een octrooi of een lopende octrooiaanvraag niet betaalt en het octrooi of de aanvraag vervalt
Het is daarom belangrijk om deadlines actief te bewaken en tijdig te reageren op officiële berichten van de bevoegde octrooi-instantie. Gemiste termijnen zijn in de meeste gevallen niet herstelbaar. Na de reguliere betalingstermijn voor jaartaksen geldt vaak nog een periode van circa zes maanden waarin betaling met toeslag mogelijk is. Daarna kan een verzoek tot verdere behandeling of herstel in de vorige toestand worden ingediend, maar dit is aan strikte voorwaarden gebonden.
Hoe voorkom je problemen met conclusies al bij de eerste aanvraag?
De beste manier om latere problemen met je octrooiconclusies te voorkomen, is een sterke en goed doordachte eerste aanvraag. Zorg dat de beschrijving breed genoeg is om meerdere uitvoeringsvormen van je uitvinding te omvatten, en formuleer conclusies op verschillende abstractieniveaus: van breed naar smal. Zo houd je ruimte voor aanpassingen zonder nieuwe inhoud te hoeven introduceren.
Praktische maatregelen die je helpen problemen te voorkomen:
- Beschrijf niet alleen de voorkeursvorm van je uitvinding, maar ook varianten en alternatieven
- Formuleer onafhankelijke conclusies zo breed als de stand van de techniek en de inventiviteitsvereiste toelaten
- Voeg meerdere afhankelijke conclusies toe als terugvalposities
- Deel je uitvinding niet met derden zonder vooraf schriftelijk vastgelegde geheimhouding
- Laat de aanvraag beoordelen door een specialist in octrooien voordat je indient
- Voer voorafgaand aan de aanvraag een grondige vrijheidsanalyse en novelty search uit
- Bepaal vooraf in welke landen bescherming commercieel zinvol is, zodat je de juiste route kiest
Een goed opgestelde aanvraag geeft je de flexibiliteit om tijdens de procedure te manoeuvreren zonder dat je in de problemen komt met de disclosure-eis. Hoe meer technisch detail je in de beschrijving opneemt, hoe meer ruimte je later hebt om conclusies aan te passen.
Hoe wij je helpen met het opstellen en aanpassen van octrooiconclusies
Wijzigingen in octrooiconclusies vragen om technische kennis, strategisch inzicht én kennis van de procedurele regels. Bij DOGIO helpen we je op elk moment in dit traject, of je nu een aanvraag wilt indienen of conclusies wilt aanpassen tijdens een lopende procedure.
Wat we voor je doen:
- Opstellen van sterke, flexibele octrooiconclusies die ruimte laten voor latere aanpassingen
- Beoordelen van officiële bezwaren en formuleren van effectieve antwoorden richting de bevoegde octrooi-instantie
- Begeleiden van beperkingsprocedures en oppositieprocedures bij het EOB
- Bewaken van vervaldata en administratief afhandelen van jaartaksen voor octrooien en lopende aanvragen, zodat je geen termijnen mist
- Adviseren over landenkeuzes en validatie na verlening van een Europees octrooi
- Strategisch advies over de breedte en opbouw van je octrooiportefeuille
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw uitvinding of lopend octrooi? Neem contact met ons op en we kijken samen naar de beste aanpak.