Een opt-out bij het Unitair Octrooigerecht (UPC) is een officiële verklaring waarmee de houder van een Europees octrooi aangeeft dat dit octrooi buiten de exclusieve bevoegdheid van het UPC valt. Zonder opt-out kan het UPC centraal uitspraken doen over jouw octrooi, inclusief nietigverklaring voor alle aangesloten landen tegelijk. De opt-outregeling geldt voor bestaande Europese octrooien en Europese octrooiaanvragen die nog niet zijn omgezet in een unitair octrooi. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen over hoe de opt-out werkt, wanneer je hem nodig hebt en wat de risico’s zijn als je hem niet indient.
Welke octrooien komen in aanmerking voor een opt-out?
Europese octrooien en lopende Europese octrooiaanvragen die zijn verleend door de Europese Octrooiorganisatie (EPO) komen in aanmerking voor een opt-out, mits ze nog niet het onderwerp zijn geweest van een procedure bij het UPC. Unitaire octrooien vallen buiten deze regeling: die zijn per definitie onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van het UPC en kunnen niet worden uitgezonderd.
Concreet betekent dit dat je een opt-out kunt indienen voor:
- Verleende Europese octrooien die zijn gevalideerd in één of meer UPC-lidstaten
- Lopende Europese octrooiaanvragen, zodat het octrooi na verlening direct buiten de UPC-bevoegdheid valt
- Octrooien die deel uitmaken van een groter IE-portfolio en strategisch buiten het UPC gehouden worden
Houd er rekening mee dat de opt-out door de octrooihouder zelf moet worden ingediend, of door een gemachtigde die daartoe bevoegd is. Als er meerdere houders zijn, moeten zij allemaal instemmen met de opt-out.
Waarom zouden bedrijven kiezen voor een opt-out?
Bedrijven kiezen voor een opt-out bij het UPC omdat ze het risico willen vermijden dat hun octrooi in één centrale procedure nietig wordt verklaard voor alle aangesloten landen tegelijk. Het UPC biedt weliswaar voordelen voor handhaving, maar brengt ook nieuwe kwetsbaarheden mee voor octrooihouders die hun positie liever stap voor stap willen verdedigen.
De belangrijkste redenen om een opt-out te overwegen zijn:
- Bescherming tegen centrale aanval: Zonder opt-out kan een concurrent via het UPC jouw octrooi in één klap ongeldig laten verklaren in alle deelnemende landen.
- Continuïteit van de huidige situatie: Bedrijven die gewend zijn aan nationale procedures kunnen hun bestaande strategie voortzetten zonder de onzekerheid van een nieuw rechtssysteem.
- Strategische flexibiliteit: Een opt-out geeft je de tijd om het UPC te observeren en te beoordelen of het systeem rijp is voor jouw specifieke situatie.
- Bescherming van kernportefeuille: Bedrijven met waardevolle octrooien in een beperkt aantal landen profiteren minder van de pan-Europese handhaving via het UPC en lopen meer risico dan ze winnen.
Voor bedrijven die actief octrooibescherming opbouwen in Europa is het verstandig om per octrooi te beoordelen of een opt-out past bij de bredere IE-strategie.
Hoe werkt de opt-out procedure bij het UPC?
De opt-outprocedure bij het UPC verloopt via het Case Management System (CMS) van het UPC. Je dient een verzoek in via dit digitale systeem, waarbij je het betreffende octrooi of de aanvraag identificeert. Na registratie is de opt-out van kracht en valt het octrooi niet langer onder de bevoegdheid van het UPC.
De procedure kent een aantal praktische stappen:
- Toegang tot het CMS: De octrooihouder of een bevoegde vertegenwoordiger logt in op het UPC Case Management System.
- Identificatie van het octrooi: Je voert het Europees octrooipublicatienummer in en controleert de gegevens van de houder.
- Instemming van alle houders: Bij meerdere houders moeten alle partijen akkoord gaan voordat de opt-out wordt ingediend.
- Bevestiging en registratie: Het UPC bevestigt de opt-out en registreert deze in het publieke register.
De opt-out is kosteloos. Er zijn geen officiële taksen verbonden aan het indienen ervan, wat het een laagdrempelige beschermingsmaatregel maakt voor bedrijven die snel willen handelen.
Kan een opt-out worden teruggedraaid?
Ja, een opt-out kan worden teruggedraaid via een zogenaamd opt-in verzoek. Hiermee breng je het octrooi alsnog onder de bevoegdheid van het UPC. Dit kan nuttig zijn als je later wilt profiteren van de pan-Europese handhavingsmogelijkheden die het UPC biedt, bijvoorbeeld om een inbreukprocedure centraal te voeren.
Er gelden wel belangrijke beperkingen:
- Een opt-in is niet meer mogelijk als er al een nationale procedure bij een nationale rechtbank aanhangig is met betrekking tot hetzelfde octrooi.
- Na een opt-in kun je niet opnieuw een opt-out indienen voor hetzelfde octrooi. De keuze is dan definitief.
- De opt-in geldt voor het hele octrooi en kan niet worden beperkt tot bepaalde landen.
Dit maakt de volgorde van beslissingen belangrijk. Bedenk goed of je een opt-out wilt terugdraaien voordat je nationale stappen onderneemt, want die kunnen de deur naar het UPC permanent sluiten.
Wat zijn de risico’s van geen opt-out indienen?
Als je geen opt-out indient, valt jouw Europees octrooi automatisch onder de gedeelde bevoegdheid van het UPC en de nationale rechtbanken. Het grootste risico is dat een derde partij via het UPC een centrale nietigheidsvordering instelt, waarmee jouw octrooi in alle aangesloten landen in één procedure ongeldig kan worden verklaard.
Andere risico’s zijn:
- Verlies van controle over de procedure: Je kunt worden gedaagd voor het UPC zonder dat je daar zelf voor hebt gekozen.
- Hogere inzet bij elke procedure: Een UPC-uitspraak heeft gevolgen voor meerdere landen tegelijk, wat het belang van elke zitting vergroot.
- Onzekerheid in de beginfase: Het UPC is relatief nieuw en de jurisprudentie is nog beperkt. Dat maakt uitkomsten moeilijker te voorspellen dan bij vertrouwde nationale rechtbanken.
Voor bedrijven die actief een octrooi aanvragen of hun portfolio uitbreiden, verdient het aanbeveling om de opt-outbeslissing bewust en tijdig te nemen, bij voorkeur als onderdeel van een bredere IE-strategie.
Wanneer is een opt-out niet de juiste keuze?
Een opt-out is niet de juiste keuze als je juist gebruik wilt maken van de pan-Europese handhavingsmogelijkheden van het UPC. Het UPC stelt je in staat om in één procedure een inbreukverbod te verkrijgen dat geldt in alle aangesloten landen, wat tijd en kosten bespaart ten opzichte van parallelle nationale procedures.
Situaties waarin je beter geen opt-out indient:
- Je wilt actief optreden tegen inbreukmakers in meerdere Europese landen tegelijk.
- Jouw octrooi heeft een sterke nieuwheidsgrondslag en je verwacht geen serieuze aanvallen op de geldigheid.
- Je wilt profiteren van de efficiëntie en snelheid van het UPC bij handhavingszaken.
- Jouw concurrent heeft al een opt-out ingediend en je wilt hem alsnog via het UPC aanpakken, wat alleen mogelijk is als jouw eigen octrooi ook onder het UPC valt.
De keuze voor of tegen een opt-out is geen standaardbeslissing. Ze hangt af van de sterkte van jouw octrooi, de markten waarin je actief bent en de dreiging van concurrenten.
Hoe wij je helpen bij de opt-out beslissing
De opt-out bij het UPC is een strategische keuze met langetermijngevolgen voor jouw octrooiportfolio. Bij DOGIO helpen we je om die keuze goed onderbouwd te maken. Wat wij voor je doen:
- We beoordelen per octrooi of een opt-out past bij jouw IE-strategie en marktpositie.
- We verzorgen de volledige opt-outprocedure via het UPC Case Management System, inclusief verificatie van houdergegevens.
- We bewaken deadlines en signaleren wanneer een opt-in strategisch interessant kan worden.
- We adviseren over de samenhang tussen jouw Europese octrooien, unitaire octrooien en nationale bescherming.
Wil je weten wat de beste keuze is voor jouw situatie? Neem contact met ons op en we kijken samen naar jouw portfolio.