Je regelt de eigendom van verbeteringen in een technische samenwerking door vooraf in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen wie eigenaar wordt van nieuwe resultaten, wie ze mag gebruiken en wie het octrooi aanvraagt en betaalt. Zonder afspraken geldt de wet, en die pakt vaak anders uit dan jullie bedoelen. Hieronder lees je welke keuzes je hebt en wanneer je ze vastlegt.
Wie is standaard eigenaar van gezamenlijke verbeteringen?
Zonder andere afspraken is elke partij eigenaar van haar eigen technische bijdrage aan een gezamenlijke innovatie. Heeft een uitvinding meerdere uitvinders met een gezamenlijke bijdrage, dan ontstaat vaak mede-eigendom. De werkgever van de uitvinder wordt in principe eigenaar als de uitvinding bij de functie hoort.
In de praktijk is deze standaardregel lastig toe te passen. Het is moeilijk vast te stellen wie precies welk kenmerk van de uitvinding heeft bedacht. Bij een opdracht geldt bovendien niet automatisch dat de opdrachtgever het octrooi krijgt. Als jullie een externe partij inhuren om iets voor je te ontwikkelen, leg je daarom altijd vast wie de rechten op het resultaat krijgt.
Let ook op de naamsvermelding: de naam van de uitvinder moet altijd op de octrooiaanvraag staan, ook als de rechten bij de werkgever of opdrachtgever liggen. Dat staat los van de vraag wie eigenaar wordt.
Welke eigendomsmodellen zijn mogelijk in een samenwerkingsovereenkomst?
In een samenwerkingsovereenkomst (joint development agreement) kies je meestal uit drie modellen: elke partij houdt haar eigen resultaten, één partij wordt eigenaar van alle nieuwe resultaten, of jullie worden samen mede-eigenaar. Welk model past, hangt af van de inbreng, de markt en wie het resultaat commercieel gaat benutten.
- Eigen resultaten blijven eigen: elke partij behoudt wat zij zelf bedenkt. Dit werkt goed als de bijdragen duidelijk te scheiden zijn.
- Eén eigenaar: bijvoorbeeld de opdrachtgever of de partij met de grootste investering. De andere partij krijgt dan meestal een licentie of een vergoeding.
- Mede-eigendom: jullie delen het octrooi. Dit lijkt eerlijk, maar kan tot problemen leiden als je niet regelt wie mag licentiëren, verkopen of procederen.
Mede-eigendom van een octrooi vraagt extra aandacht. Zonder duidelijke afspraken kan een mede-eigenaar bijvoorbeeld de samenwerking met een licentienemer dwarsbomen of een inbreukzaak blokkeren. Leg daarom vast hoe jullie beslissen over licenties, overdracht en handhaving.
Hoe worden achtergrond- en voorgrond-IE onderscheiden in het contract?
Achtergrond-IE (background IP) is alles wat een partij vóór de samenwerking al bezat of buiten het project ontwikkelt. Voorgrond-IE (foreground IP) is alles wat tijdens het project nieuw ontstaat. Je onderscheidt ze in het contract door beide categorieën te definiëren en de ingebrachte achtergrond-IE per partij te inventariseren.
Een duidelijke scheiding voorkomt discussie over wie waarvan eigenaar is. Maak daarom een bijlage waarin elke partij haar bestaande octrooien, aanvragen, knowhow en software opsomt die ze in het project inbrengt. Die ingebrachte rechten blijven eigendom van de inbrengende partij. De samenwerking verandert daar niets aan.
Bij verbeteringen op achtergrond-IE ligt het gevoeliger. Als jij een bestaande technologie van je partner verbetert, is die verbetering technisch afhankelijk van het octrooi van je partner. Regel daarom expliciet hoe je met zulke verbeteringsuitvindingen omgaat. Spreek ook af wat er gebeurt met resultaten die je nauwelijks aan een van beide categorieën kunt toewijzen, en wie bij twijfel de knoop doorhakt.
Voor de projectadministratie helpt het om gedurende de samenwerking bij te houden wie wat heeft bijgedragen en wanneer, bijvoorbeeld in laboratoriumjournaals of ontwikkelnotities. Dat geeft houvast als later onduidelijk is wie een bepaalde uitvinding heeft gedaan. Ons team van octrooigemachtigden helpt je zulke afspraken technisch scherp te formuleren.
Welke licentie- en gebruiksrechten moeten partijen op verbeteringen regelen?
Partijen regelen minimaal wie de verbeteringen mag gebruiken, binnen welk gebied of vakgebied, of dat exclusief of niet-exclusief is, en of sublicenties zijn toegestaan. Ook leg je vast of er een vergoeding of royalty tegenover staat en wat er na afloop van de samenwerking gebeurt.
Een belangrijk onderdeel is de zogenoemde grant-back-clausule. Hierbij verplicht de ene partij zich om verbeteringen die zij op een gelicentieerde technologie aanbrengt, terug te licentiëren aan of over te dragen aan de licentiegever. Zo’n clausule beschermt de eigenaar van de basistechnologie, maar kan de andere partij beperken. Onderhandel daarom over de reikwijdte: gaat het om een exclusieve of niet-exclusieve licentie, en geldt dit alleen voor verbeteringen die direct aan de basistechnologie raken?
Neem verder de volgende punten mee in je afspraken:
- Toepassingsgebied: verdeel markten of vakgebieden, zodat elke partij haar eigen terrein heeft.
- Eigen gebruik voor onderzoek: mag elke partij de resultaten intern blijven gebruiken, ook na afloop?
- Toegang tot knowhow: voor een werkende toepassing is vaak meer nodig dan alleen het octrooi.
- Geheimhouding en publicatie: leg vast wanneer je mag publiceren. Een publicatie vóór de octrooiaanvraag kan de nieuwheid van de uitvinding tenietdoen. Dit is vooral relevant bij samenwerking met universiteiten.
Wie dient de octrooiaanvraag voor een gezamenlijke uitvinding in en wie betaalt die?
Dat bepaal je in de samenwerkingsovereenkomst. Meestal dient de partij met de meeste kennis of het grootste belang de octrooiaanvraag in, en dragen de partijen de kosten volgens een afgesproken verdeling, bijvoorbeeld naar rato van het eigendomsaandeel of het commerciële belang.
Een octrooi brengt kosten mee die verder gaan dan de aanvraag zelf: nieuwheidsonderzoek, het opstellen van de aanvraag, de onderzoeksfase, de verlening, vertalingen, validatie in meerdere landen en jaarlijkse instandhoudingstaksen. Een octrooi beschermt bovendien alleen in de landen waar je het aanvraagt, dus de landenkeuze bepaalt het budget. Spreek daarom af wie beslist over de landen en wie bijdraagt aan de kosten.
Regel ook wat er gebeurt als één partij niet langer wil meebetalen. Een gebruikelijke oplossing is dat de andere partij de octrooiaanvraag mag voortzetten en daarvoor het eigendom of een ruimere licentie krijgt. Leg verder vast wie bij inbreuk door een derde mag optreden en wie de proceskosten draagt. Zo voorkom je dat een waardevol octrooi vervalt doordat niemand de taksen betaalt.
Wanneer is het juiste moment om IE-afspraken vast te leggen?
Leg IE-afspraken vast voordat je technische informatie deelt en voordat het ontwikkelwerk begint. Begin met een geheimhoudingsverklaring (NDA) en werk daarna de volledige samenwerkingsovereenkomst uit. Achteraf onderhandelen, als er al een waardevolle uitvinding ligt, levert bijna altijd meer discussie op.
De volgorde die in de praktijk goed werkt:
- NDA tekenen: houd het kort, met wat geheim is, met wie je het mag delen en wat de gevolgen van schending zijn.
- Achtergrond-IE inventariseren: weet wie wat inbrengt voordat het project start.
- Samenwerkingsovereenkomst afronden: regel eigendom, licenties, kosten en publicatiebeleid.
- Octrooiaanvraag op tijd indienen: maak de uitvinding pas bekend nadat je de aanvraag hebt ingediend, want openbaarmaking vooraf kan het octrooi onmogelijk maken.
Laat de overeenkomst ook regelmatig langslopen als het project van koers verandert. Verschuift de inhoud, komt er een derde partij bij of ontstaat er een onverwachte uitvinding, pas dan de afspraken tijdig aan.
Hoe wij helpen met eigendom van verbeteringen
Wij begeleiden je bij de IE-kant van een technische samenwerking, zodat je afspraken technisch kloppen en je uitvinding beschermd is. Dit doen we onder meer door:
- je achtergrond-IE en nieuwe resultaten in kaart te brengen;
- mee te denken over het eigendomsmodel dat bij jullie samenwerking past;
- het nieuwheidsonderzoek te doen en de octrooiaanvraag op te stellen, nationaal of Europees;
- je te adviseren over landenkeuze, kosten en timing, ook via ons volledige dienstenaanbod;
- het portfolio te beheren, inclusief instandhouding en handhaving.
Werk je aan een samenwerking en wil je de afspraken goed vastleggen? Neem contact met ons op, dan kijken we samen naar de beste aanpak voor jullie situatie.