Ja, een medehouder mag het gezamenlijke octrooi in principe zelfstandig gebruiken, zonder toestemming van de andere houders. In Nederland geldt dat elke deelgenoot in een gemeenschappelijk octrooi de uitvinding zelf mag toepassen in zijn eigen bedrijf. Voor licenties en vervreemding gelden strengere regels, en afspraken tussen de houders kunnen dit anders regelen.
Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk zit vol nuances. Hieronder beantwoorden we de vragen die bedrijven het vaakst stellen over een gezamenlijk octrooi.
Welke wettelijke regels gelden voor medehouders van een octrooi?
Voor medehouders gelden de regels over gemeenschap uit het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met de bepalingen uit de Rijksoctrooiwet 1995. Zonder andere afspraak is elke medehouder bevoegd om de uitvinding zelf te gebruiken. Voor andere handelingen, zoals licenties, is meestal medewerking van de andere houders nodig.
Een gezamenlijk octrooi ontstaat bijvoorbeeld wanneer twee bedrijven samen een uitvinding doen, of wanneer een werkgever en een universiteit samen rechthebbende zijn. In Nederland wordt in beginsel de aanvrager de eigenaar van het octrooi. Staan er meerdere aanvragers op de aanvraag, dan zijn zij samen houder. Ook de verdeling van aanspraken kan al bij de uitvinding een rol spelen. Zo komt de aanspraak op een octrooi bij een uitvinding van een werknemer onder bepaalde voorwaarden toe aan de werkgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
Bij wijzigingen in de tenaamstelling kijkt het Octrooicentrum Nederland ook naar de andere houders. Gaat een wijziging niet alle mede-aanvragers of medehouders aan, dan kan het bureau van de overige houders bewijs van instemming verlangen. Dat laat zien dat medehouders elkaar niet zomaar kunnen passeren.
Moet een medehouder de andere houders vergoeden voor eigen gebruik?
Nee, een medehouder hoeft de andere houders in beginsel niet te vergoeden voor eigen gebruik van het gezamenlijke octrooi. Hij mag de uitvinding in zijn eigen bedrijf toepassen en houdt de opbrengst zelf. Een vergoeding is alleen verschuldigd als de houders dat in een overeenkomst hebben vastgelegd.
Dit verschilt van de situatie in sommige andere landen, waar een medehouder wel moet delen in de opbrengst. Voor bedrijven die in meerdere landen actief zijn, is dat een belangrijk aandachtspunt. Lees dus altijd de lokale regels na voordat je ervan uitgaat dat Nederlandse uitgangspunten overal gelden.
In de praktijk zorgt dit principe voor spanning. Gebruikt één medehouder het octrooi intensief en verdient hij er veel mee, terwijl de anderen niets ontvangen, dan voelt dat oneerlijk. Leg daarom vooraf vast of en hoe jullie gebruik verrekenen. Dat voorkomt discussie later.
Mag een medehouder zonder toestemming een licentie verlenen?
Nee, een medehouder mag in de regel niet zelfstandig een licentie verlenen op een gezamenlijk octrooi. Een licentie beperkt de mogelijkheden van de andere houders, dus daarvoor heb je hun toestemming nodig. Zonder die instemming loop je het risico dat de licentie niet geldig is tegenover de overige houders.
Dezelfde terughoudendheid geldt voor het overdragen of bezwaren van je aandeel. Een licentie maakt het voor een derde mogelijk om het octrooi te gebruiken, en dat raakt de commerciële waarde voor alle houders. Denk aan een situatie waarin jij een licentie geeft aan een concurrent van je medehouder. Dat kan de positie van die medehouder rechtstreeks schaden.
Wil je wel licenties kunnen verlenen, dan regel je dat vooraf. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat elke houder een niet-exclusieve licentie mag verlenen, of dat licenties alleen met instemming van een meerderheid mogen. Zo maak je het gezamenlijke octrooi flexibeler en commercieel bruikbaarder.
Wie mag optreden bij inbreuk op een gezamenlijk octrooi?
Bij inbreuk op een gezamenlijk octrooi kan in principe elke medehouder in rechte optreden om de gemeenschappelijke belangen te beschermen. Praktisch gezien is overleg tussen de houders verstandig. Procederen zonder afstemming kan leiden tot tegenstrijdige belangen, extra kosten en een zwakkere positie in de zaak.
Een inbreukzaak heeft vaak gevolgen voor alle houders. De wederpartij kan bijvoorbeeld het octrooi aanvallen met een verzoek tot vernietiging. Gaat dat mis, dan verliezen alle medehouders hun recht, ook degenen die de zaak niet wilden starten. Daarom helpt het om vooraf af te spreken wie de procedure voert, wie de kosten draagt en hoe jullie een eventuele schadevergoeding verdelen.
Ook de rechtbank speelt een rol. Sinds 1 juni 2023 bestaat het Unified Patent Court (UPC), een gezamenlijke rechtbank voor meerdere EU-lidstaten. Voor Europese octrooien kan dat bepalen waar en hoe een inbreukzaak loopt. Overleg met alle houders over een eventuele opt-out uit het UPC is daarom ook onderdeel van een goede afstemming.
Welke afspraken horen in een overeenkomst tussen mede-octrooihouders?
Een goede samenwerkingsovereenkomst voor een gezamenlijk octrooi regelt het gebruik, de licenties, de kosten, de handhaving en de beëindiging. Hoe duidelijker je dit vastlegt, hoe minder ruimte er blijft voor geschillen. Van de wettelijke standaardregels mag je bij schriftelijke overeenkomst afwijken.
Neem in elk geval de volgende punten op:
- Eigen gebruik: mag iedere houder de uitvinding zelf toepassen, en in welk marktgebied of vakgebied?
- Vergoeding: betaalt een houder een vergoeding voor eigen gebruik, en zo ja, hoe bereken je die?
- Licenties: wie mag licenties verlenen, onder welke voorwaarden en hoe verdelen jullie de opbrengst?
- Kosten: wie betaalt de aanvraagkosten, vertalingen en instandhoudingstaksen? Die taksen lopen per jaar op, dus maak hier duidelijke afspraken over.
- Handhaving: wie start een inbreukzaak, wie financiert die en hoe verdelen jullie de uitkomst?
- Overdracht en exit: mag een houder zijn aandeel verkopen, en hebben de anderen dan een voorkeursrecht?
- Verbeteringen: van wie zijn vervolguitvindingen die op het octrooi voortbouwen?
Leg ook vast wat er gebeurt als de samenwerking stopt of een van de partijen failliet gaat. Juist die scenario’s wil je regelen zolang de verhouding goed is.
Wanneer is hulp van een octrooigemachtigde nodig bij gezamenlijk eigendom?
Hulp van een octrooigemachtigde is nuttig vanaf het moment dat meerdere partijen samen een uitvinding willen beschermen. Een octrooigemachtigde regelt de aanvraag en helpt de eigendomsverhoudingen vooraf goed vast te leggen. Zo voorkom je discussie over wie wat mag met het octrooi.
Het is slim om al vóór de aanvraag te bepalen wie op de aanvraag komt te staan en hoe jullie de rechten verdelen. Wijzigingen achteraf kosten tijd en vragen instemming van alle betrokkenen. Een octrooigemachtigde kijkt ook naar de samenhang met je bredere IE-strategie, bijvoorbeeld bij de keuze tussen een nationale en een Europese route. Wil je meer weten over de achtergrond van onze specialisten, bekijk dan onze experts in octrooien.
Ook bij een samenwerkingsovereenkomst, licentieafspraken of een geschil over inbreuk is professionele begeleiding waardevol. Een jurist of IE-specialist ziet risico’s die je als ondernemer makkelijk over het hoofd ziet.
Hoe wij helpen met een gezamenlijk octrooi
Een gezamenlijk octrooi vraagt om heldere afspraken en een goede aanvraag. Wij begeleiden je van het eerste idee tot een verleend en gehandhaafd octrooi, en denken mee over de beste beschermingsstrategie voor jullie situatie.
- We inventariseren jullie uitvinding en doen een verkennend nieuwheidsonderzoek.
- Onze octrooigemachtigden stellen een professionele aanvraag op, met beschrijving, tekeningen en conclusies.
- We dienen de aanvraag in bij het bevoegde octrooicentrum, nationaal of Europees.
- We denken mee over de eigendomsverhouding en de afspraken tussen medehouders.
- Dankzij ons platform Redigendis en ons geautomatiseerde indieningssysteem verloopt het proces snel en betrouwbaar.
Met meer dan 40 jaar gecombineerde ervaring en een ISO 9001-certificering zorgen we dat jullie uitvinding goed beschermd is. Bekijk ons volledige aanbod op de pagina diensten, of neem contact met ons op om jullie situatie te bespreken.