Bij een bedrijfsovername blijven octrooirechten behouden en gaan ze mee over naar de koper, maar de manier waarop hangt af van de transactievorm. Bij een aandelenovername blijft het octrooi eigendom van dezelfde juridische entiteit. Bij een activaovername moet het octrooi formeel worden overgedragen.
Voor jullie als verkoper of koper bepaalt de dealstructuur dus welke stappen je moet zetten. Hieronder beantwoorden we de belangrijkste vragen over octrooirechten bij een bedrijfsovername, van de formele overdracht tot de voorbereiding.
Maakt het uit of het een aandelen- of activaovername is?
Ja, dat maakt een groot verschil. Bij een aandelenovername verandert de eigenaar van het octrooi niet: de vennootschap blijft houder, alleen haar aandeelhouders wisselen. Bij een activaovername verkoopt de vennootschap het octrooi als afzonderlijk bedrijfsmiddel, waardoor een formele overdracht nodig is.
Die keuze heeft praktische gevolgen voor jullie octrooiportfolio:
- Aandelenovername: het octrooi blijft op naam van dezelfde vennootschap staan. Je hoeft geen overdrachtsakte op te stellen, maar je moet wel nagaan of licenties of financieringsafspraken een change-of-control-clausule bevatten.
- Activaovername: je koopt alleen de afgesproken onderdelen. Dat geeft de koper de mogelijkheid om octrooien gericht mee te nemen, maar vraagt ook dat je elk octrooi en elke aanvraag expliciet benoemt in de koopovereenkomst.
Bij een activatransactie loop je het risico dat een octrooi of octrooiaanvraag niet in de overdracht is opgenomen. Een volledig overzicht van het IE-portfolio voorkomt dat.
Hoe wordt een octrooi formeel overgedragen aan de koper?
Een octrooi gaat formeel over via een schriftelijke overdrachtsakte tussen verkoper en koper. Daarna schrijf je de overdracht in het octrooiregister in. Die inschrijving is nodig om de nieuwe eigenaar tegenover derden te kunnen laten gelden en om later zonder discussie te kunnen handhaven.
In de praktijk doorloop je deze stappen:
- Stel een overdrachtsakte op waarin je de octrooien of aanvragen per nummer vermeldt.
- Laat beide partijen de akte ondertekenen.
- Dien een verzoek tot inschrijving in bij het register van het bevoegde octrooibureau, zoals Octrooicentrum Nederland voor Nederlandse octrooien.
- Controleer de gegevens van de nieuwe houder en pas ook de correspondentiegegevens aan.
- Zorg dat de jaartaksen betaald blijven worden door de nieuwe eigenaar.
Let hierbij op de jaartaksen. Je krijgt geen factuur voor instandhoudingstaksen, dus een overname waarin niemand de vervaldata bewaakt, kan leiden tot een vervallen octrooi. Maak daarom vooraf afspraken over wie de betaling oppakt. Heb je octrooien in meerdere landen, dan geldt dit voor elk land en elk register apart.
Welke IE-zaken controleert een koper tijdens due diligence?
Tijdens een IE-due diligence controleert een koper vooral wie de rechthebbende is, of de rechten geldig zijn, en of er beperkingen op rusten. De koper wil weten wat hij precies koopt, of dat goed beschermd is, en welke risico’s aan het portfolio hangen.
Typische controlepunten zijn:
- Eigendom: staat het octrooi op naam van de juiste entiteit en kloppen de inschrijvingen in het register?
- Uitvinderschap: heeft de werkgever de rechten op uitvindingen van werknemers en opdrachtnemers goed vastgelegd? Bij werknemers geldt dat een uitvinding in beginsel van de werkgever is als ze past bij de functie, tenzij je andere afspraken hebt gemaakt. Bij opdrachten moet je dat expliciet regelen.
- Geldigheid en looptijd: zijn de jaartaksen betaald en wanneer verloopt de maximale looptijd van 20 jaar na indiening?
- Beperkingen: rusten er pandrechten, beslagen of licenties op het octrooi?
- Beschermingsomvang: dekken de conclusies de kern van het product dat de koper wil exploiteren, en in welke landen geldt de bescherming?
- Vrijheid van handelen: heeft een derde een octrooi dat de koper nodig heeft om de uitvinding uit te voeren?
Een octrooi geeft een uitsluitingsrecht, geen automatisch recht om zelf alles te mogen doen. Daarom loont het om ook naar de rechten van derden te kijken. Voor merken en modellen geldt een vergelijkbare controle op registratie en verlenging.
Wat gebeurt er met bestaande octrooilicenties bij overname?
Bestaande octrooilicenties blijven in de regel bestaan na een overname, maar de overeenkomst bepaalt of de licentiegever of licentienemer toestemming nodig heeft. Veel licenties bevatten een change-of-control-clausule die bij een wisseling van zeggenschap toestemming, heronderhandeling of beëindiging mogelijk maakt.
Het verschil tussen de transactievormen werkt hier door:
- Bij een aandelenovername blijft de contractpartij dezelfde. De licentie loopt door, tenzij een change-of-control-clausule anders bepaalt.
- Bij een activaovername moet de licentie meestal worden overgedragen. Dat vraagt vaak om toestemming van de wederpartij.
Lees daarom elke licentie goed na. Kijk naar exclusiviteit, looptijd, territorium, de royaltyafspraken en de vraag wie bij inbreuk optreedt. Een licentie kan ook in het octrooiregister zijn ingeschreven, wat de zichtbaarheid voor derden vergroot. Bij een overname helpt het om vooraf in kaart te brengen welke wederpartijen je moet benaderen en wanneer.
Hoe kan een verkoper octrooirechten het beste voorbereiden?
Een verkoper bereidt octrooirechten het beste voor door het portfolio compleet, actueel en aantoonbaar in orde te brengen voordat de koper gaat kijken. Een helder overzicht van eigendom, taksen en licenties versnelt de due diligence en versterkt je onderhandelingspositie.
Dit helpt je om te beginnen:
- Maak een portfolio-overzicht met alle octrooien, aanvragen, merken en modellen, inclusief landen, statussen en vervaldata.
- Controleer de eigendom in de registers en herstel afwijkingen, bijvoorbeeld na een naamswijziging of eerdere overdracht.
- Leg uitvinderschap vast via arbeidsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten of overdrachtsakten.
- Betaal openstaande taksen en bewaak de deadlines.
- Verzamel alle licenties en andere afspraken en signaleer change-of-control-clausules.
- Bepaal welke rechten je meeverkoopt, zeker bij een activaovername.
Bescherm daarnaast je vertrouwelijke informatie. Deel technische details van niet-gepubliceerde aanvragen pas na het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst. In Europa geldt geen respijtperiode voor eerdere openbaarmaking, dus een onzorgvuldige presentatie kan de nieuwheid van een uitvinding aantasten.
Wanneer is een octrooigemachtigde bij een overname nodig?
Een octrooigemachtigde is nuttig zodra octrooien of aanvragen een zichtbare waarde vertegenwoordigen in de transactie. Vooral bij IE-due diligence, het opstellen van overdrachtsakten en de inschrijving in registers voorkom je met vakkennis fouten die later veel tijd en geld kosten.
Schakel een gemachtigde in als:
- je portfolio octrooien in meerdere landen of Europese aanvragen bevat;
- je twijfelt over de beschermingsomvang of de geldigheid;
- je licenties, pandrechten of een change-of-control-clausule moet beoordelen;
- je de overdracht in verschillende registers moet inschrijven;
- je als koper wilt weten of je vrij bent om de technologie te gebruiken.
Op de pagina experts in octrooien lees je hoe onze specialisten hiermee werken, en een overzicht van onze diensten laat zien welke ondersteuning we bieden.
Hoe DOGIO helpt met octrooirechten bij een bedrijfsovername
Bij DOGIO Patents begeleiden we zowel kopers als verkopers bij de IE-kant van een overname. Wij kennen de registers, de procedures en de valkuilen, en we zorgen dat jullie octrooirechten niet tussen wal en schip raken.
- We brengen je octrooi- en IE-portfolio volledig in kaart.
- We controleren eigendom, looptijd, jaartaksen en beschermingsomvang.
- We stellen overdrachtsakten op en regelen de inschrijving in het octrooiregister.
- We beoordelen licenties en change-of-control-clausules.
- We beheren je portfolio na de overname, inclusief taksen en termijnen.
Wil je weten wat een overname betekent voor jullie octrooien? Neem contact met ons op of vraag direct een gesprek aan via onze pagina over patent aanvragen. Dan zorgen wij dat jullie IE-rechten goed geregeld zijn voordat de deal rond is.