Een samenwerkingspartner mag gepatenteerde technologie alleen gebruiken met uitdrukkelijke toestemming van de octrooihouder, meestal vastgelegd in een licentieovereenkomst. Zonder die toestemming maakt de partner inbreuk op je octrooi, ook als jullie al samenwerken. Hoe ruim of beperkt het gebruiksrecht is, bepaal je zelf in het contract. Hieronder lees je welke licentievormen bestaan, welke afspraken je vastlegt en hoe je technologie veilig deelt.
Wat gebeurt er als een partner zonder licentie je octrooi gebruikt?
Een partner die zonder licentie je octrooi gebruikt, maakt inbreuk op je exclusieve recht. Je mag die partner dan verbieden de uitvinding te maken, te verkopen, te gebruiken, op voorraad te hebben of in te voeren in het land waar je octrooi geldt. Dit geldt voor maximaal 20 jaar na de indieningsdatum.
Het octrooi geeft je een tijdelijk monopolie. Alleen onderzoek naar hoe de uitvinding werkt, blijft voor anderen toegestaan. Zodra een partner de technologie bedrijfsmatig toepast zonder toestemming, kun je optreden. Je kunt bijvoorbeeld een sommatiebrief sturen, schadevergoeding eisen of een rechtszaak beginnen.
Let op: een octrooi beschermt je alleen in de landen waar je het hebt aangevraagd en gekregen. Gebruikt je partner de technologie in een land zonder octrooi, dan kun je daar niet optreden. Controleer daarom vooraf in welke landen je bescherming geldt voordat je een samenwerking aangaat.
Welke licentievormen kunnen partners toestaan om je octrooi te gebruiken?
Je kunt een partner een exclusieve licentie, een alleenrecht of een niet-exclusieve octrooilicentie geven. Bij een exclusieve licentie mag alleen de partner de technologie gebruiken, zelfs jijzelf niet meer. Bij een niet-exclusieve licentie mag je de technologie aan meerdere partijen toestaan en zelf blijven gebruiken.
De drie gangbare vormen verschillen als volgt:
- Exclusieve licentie: alleen de licentienemer mag de technologie gebruiken binnen het afgesproken gebied en de afgesproken toepassing. Je geeft daarmee veel uit handen, dus verwacht hogere vergoedingen of afspraken over minimale afname.
- Alleenrecht (sole licence): jij en de licentienemer mogen de technologie gebruiken, maar je verleent geen licentie aan anderen.
- Niet-exclusieve licentie: meerdere partijen mogen de technologie gebruiken. Dit past bij brede verspreiding van een standaard of basistechnologie.
Je kunt een licentie ook beperken tot een land, een productcategorie of een looptijd. Een exclusieve licentie voor alleen de Benelux laat bijvoorbeeld ruimte om elders met andere partners samen te werken.
Welke afspraken moeten in een licentieovereenkomst staan?
Een licentieovereenkomst voor een octrooi legt minimaal vast: wat de partner mag gebruiken, in welk gebied en hoe lang, welke vergoeding of royalty’s de partner betaalt, wie het octrooi onderhoudt en wat er gebeurt bij inbreuk door derden of bij beëindiging van de samenwerking.
Neem in elk geval deze punten op:
- Reikwijdte: welke octrooien, welke toepassingen en welke landen vallen onder de licentie.
- Vergoeding: een eenmalig bedrag, royalty’s over omzet of winst, of een combinatie. Leg vast hoe je de omzet rapporteert en controleert.
- Looptijd en beëindiging: wanneer de licentie eindigt en wat de partner daarna met voorraad en kennis mag doen.
- Onderlicenties: of de partner de technologie mag doorgeven aan derden, zoals fabrikanten.
- Onderhoud en handhaving: wie de taksen betaalt en wie optreedt als iemand anders inbreuk maakt.
- Geheimhouding: hoe de partner omgaat met vertrouwelijke kennis die niet in het octrooi staat.
Bij een gezamenlijke ontwikkeling vul je dit aan met een joint development agreement. Daarin leg je de verdeling van taken, markten, omzet en winst vast, en de afspraken over de bescherming nadat de samenwerking eindigt. Wil je hulp bij het opstellen van deze afspraken? Bekijk dan onze diensten.
Wie is eigenaar van verbeteringen en nieuwe uitvindingen tijdens de samenwerking?
Zonder andere afspraak is bij een gezamenlijke innovatie elke partij eigenaar van haar eigen technische bijdrage. Verbeteringen en nieuwe uitvindingen verdelen jullie dus niet automatisch. Leg daarom vooraf vast wie eigenaar wordt van ingebrachte kennis en van alles wat tijdens de samenwerking nieuw ontstaat.
Er zijn enkele vaste uitgangspunten:
- Uitvinding in dienstverband: de werkgever heeft in principe recht op het octrooi als de uitvinding past bij de functie van de werknemer, ook als die in eigen tijd is bedacht. De naam van de uitvinder moet altijd vermeld worden.
- Opdrachtgever en opdrachtnemer: laat je een ander iets voor je ontwikkelen, leg dan vooraf vast wie het octrooi mag aanvragen.
- Verbeteringen op jouw octrooi: bepaal of de partner verbeteringen aan jou moet teruglicenseren of overdragen, en onder welke voorwaarden.
Maak ook afspraken over publicatie. Vooral bij samenwerking met universiteiten wil de partner vaak publiceren. Een publicatie voor de octrooiaanvraag kan de nieuwheid van je uitvinding vernietigen, dus stem dit zorgvuldig af.
Hoe deel je technologie veilig met een partner vóór de octrooiaanvraag?
Deel je technologie pas met een partner nadat jullie een geheimhoudingsverklaring (NDA) hebben getekend, en bij voorkeur nadat je een octrooiaanvraag hebt ingediend. Een uitvinding moet nieuw zijn: wordt ze eerder openbaar, ook door jezelf, dan kan een octrooi niet meer verleend worden.
Een goede NDA is kort, vaak één tot twee A4’s. Vermeld daarin:
- wat precies geheim is;
- met wie de partner de informatie mag delen;
- hoe lang de geheimhouding duurt;
- welke gevolgen een schending heeft.
Een NDA vermindert het risico, maar vervangt geen octrooiaanvraag. Dien bij voorkeur eerst een aanvraag in. Daarmee leg je een indieningsdatum vast en krijg je twaalf maanden prioriteitsrecht om in andere landen aan te vragen. Daarna kun je de technologie veel veiliger bespreken met potentiële partners.
Wanneer is een octrooigemachtigde nodig bij een samenwerking?
Een octrooigemachtigde is nuttig zodra je technologie wilt delen, een licentie wilt verlenen of samen wilt ontwikkelen. Hij beoordeelt of je uitvinding beschermbaar is, stelt de octrooiaanvraag op en helpt je afspraken over eigendom, gebruik en royalty’s juridisch en technisch goed vast te leggen.
Praktisch kun je een octrooigemachtigde op deze momenten inschakelen:
- voordat je iets deelt, om te bepalen of je eerst moet aanvragen;
- bij het opstellen van de licentieovereenkomst of joint development agreement;
- bij het bepalen van de landen waarin je bescherming nodig hebt;
- wanneer je vermoedt dat een partner inbreuk maakt.
Een gemachtigde brengt technische en juridische kennis samen. Dat voorkomt dat je contract iets toestaat wat je octrooi niet dekt, of juist te veel weggeeft. Meer over ons team vind je bij onze experts in octrooien.
Hoe DOGIO helpt met het veilig delen van gepatenteerde technologie
Wij begeleiden je van het eerste idee tot een verleend en gehandhaafd octrooi. Zo ben je beschermd voordat je met een samenwerkingspartner om tafel gaat. Onze octrooigemachtigden hebben samen meer dan 40 jaar ervaring in mechanica, informatietechnologie en (bio)chemie, en we zijn sinds 2019 ISO 9001-gecertificeerd.
Dit doen we voor je:
- een verkennend nieuwheidsonderzoek en een professioneel opgestelde octrooiaanvraag, zodat je technologie beschermd is voordat je die deelt;
- advies over de beste beschermingsstrategie, nationaal in Nederland en Europees;
- snelle indiening dankzij ons platform Redigendis en een geautomatiseerd indieningssysteem;
- hulp bij portfoliobeheer en optreden bij inbreuk.
Wil je weten welke licentie en afspraken bij jouw samenwerking passen? Neem contact met ons op of start direct via onze pagina om een patent aan te vragen. We denken graag met je mee.