Je beschermt bestaande octrooirechten in een joint venture door vooraf schriftelijk vast te leggen welke octrooien je inbrengt, onder welke voorwaarden de joint venture ze mag gebruiken en wie eigenaar blijft. Meestal behoud je de eigendom en verleen je een beperkte licentie. Zonder die afspraken loop je het risico dat je partner jouw uitvinding gebruikt, overneemt of doorverkoopt. Hieronder lees je welke afspraken je maakt en wanneer je een specialist inschakelt.
Welke IE-afspraken moeten vóór de oprichting van een joint venture vastliggen?
Vóór de oprichting leg je vast welke bestaande octrooien (background IP) elke partij inbrengt, wie eigenaar blijft en voor welk doel, in welk gebied en gedurende welke periode de joint venture dit IE mag gebruiken. Daarnaast regel je de omgang met nieuwe uitvindingen (foreground IP) en met vertrouwelijke informatie.
Maak een IE-inventaris voordat je onderhandelt. Zet daarin per partij alle octrooien, octrooiaanvragen, merken, modellen en know-how die relevant zijn voor het project. Een octrooi is een nationaal recht, dus noteer ook in welke landen het geldt en of de instandhoudingstaksen zijn betaald. Zo voorkom je discussie over wat wel en niet tot het bestaande IE behoort.
Leg minimaal de volgende punten vast in de joint venture-overeenkomst:
- Een afgebakende lijst van het background IP per partij
- Het gebruiksdoel, de territoriale reikwijdte en de looptijd van het gebruiksrecht
- Wie de kosten van instandhouding en verdediging van de octrooien draagt
- Wie optreedt bij inbreuk door derden
- Hoe je omgaat met nieuwe uitvindingen en vertrouwelijke kennis
Is een octrooi nog niet aangevraagd, dien dan eerst een aanvraag in. Een uitvinding moet nieuw zijn, en bekendmaking tijdens onderhandelingen kan die nieuwheid vernietigen. In Europa bestaat bovendien geen algemene respijtperiode voor eerdere bekendmaking.
Licentie of overdracht: hoe laat je octrooien veilig inbrengen?
Je brengt octrooien het veiligst in via een licentie, niet via overdracht. Met een licentie blijf je eigenaar en bepaal je zelf waarvoor de joint venture het octrooi gebruikt. Bij overdracht verlies je het eigendomsrecht definitief, tenzij je terugkoop- of terugvalrechten contractueel vastlegt.
Een licentie geeft je de meeste controle. Je bepaalt of de licentie exclusief of niet-exclusief is, voor welke producten en landen ze geldt en wanneer ze eindigt. Een exclusieve licentie levert doorgaans een hogere vergoeding op, maar sluit jezelf en andere partners uit van gebruik. Kies daarom alleen exclusiviteit als je het octrooi zelf niet buiten de joint venture wilt inzetten.
Leg bij een licentie ook de vergoeding en de handhaving vast:
- Vergoeding: een royalty over omzet verdient doorgaans de voorkeur boven een royalty over winst, omdat winst makkelijker te beïnvloeden is
- Minimumvergoeding: zo behoud je inkomen als de joint venture traag opstart
- Maximumtermijn tot marktintroductie: zo voorkom je dat je octrooi ongebruikt blijft liggen
- Handhaving: wie treedt op tegen inbreukmakers en wie draagt de kosten
Overdracht kan logisch zijn als de joint venture het octrooi als kern van de onderneming nodig heeft, bijvoorbeeld om financiering aan te trekken. Spreek dan een terugkoopoptie af voor het geval de samenwerking stopt. Een overdracht schrijf je bovendien in het octrooiregister in, en daar pas je de overeenkomst op aan.
Van wie worden nieuwe uitvindingen binnen de joint venture?
Nieuwe uitvindingen (foreground IP) zijn van degene die ze doet, tenzij je anders afspreekt. Bij gezamenlijke ontwikkeling is elke partij eigenaar van haar eigen technische bijdrage. Omdat dit in de praktijk snel tot geschillen leidt, leg je vooraf vast wie eigenaar wordt en wie het recht heeft om octrooi aan te vragen.
Er zijn grofweg drie werkbare modellen:
- Eigendom bij de joint venture: alle nieuwe IE komt in de joint venture, en partijen krijgen een gebruiksrecht voor hun eigen activiteiten
- Eigendom bij de uitvinder: de partij die de uitvinding doet, blijft eigenaar en verleent de joint venture een licentie
- Gedeeld eigendom: alle betrokken partijen bezitten de uitvinding gezamenlijk, mits je de gebruiks- en licentierechten goed regelt
Gedeeld eigendom klinkt eerlijk, maar werkt zonder duidelijke regels slecht. Zonder afspraken kan een mede-eigenaar de uitvinding niet zomaar licentiëren of verkopen, en moeten jullie samen beslissen over aanvraag en onderhoud. Regel daarom wie de octrooiaanvraag indient, wie de kosten betaalt en in welke landen jullie bescherming aanvragen.
Vergeet ook de werknemers niet. Een uitvinding van een werknemer is in principe van de werkgever als ze bij de functie past. Bij gedetacheerd of gedeeld personeel binnen de joint venture moet je dus vastleggen bij welke partij die rechten terechtkomen.
Hoe voorkom je lekken van vertrouwelijke kennis en know-how?
Je voorkomt lekken door vóór het eerste inhoudelijke gesprek een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten, informatie te beperken tot wie het moet weten en octrooiaanvragen in te dienen voordat je technische details deelt. Daarmee bescherm je zowel de nieuwheid van je uitvinding als je niet-geoctrooieerde know-how.
Een geheimhoudingsovereenkomst voor een octrooi of uitvinding werkt het best als ze concreet is. Beschrijf welke informatie onder de geheimhouding valt, voor welk doel de ontvanger ze mag gebruiken, hoe lang de plicht geldt en wat er met documenten gebeurt bij beëindiging. Voeg een boetebeding toe, zodat je bij schending niet het volledige bewijs van schade hoeft te leveren.
Neem daarnaast praktische maatregelen:
- Deel informatie gefaseerd, en begin met wat strikt nodig is
- Bepaal welke medewerkers toegang krijgen en leg dat vast
- Markeer vertrouwelijke documenten en houd bij wie ze ontvangt
- Dien octrooiaanvragen in voordat je details deelt in presentaties of demonstraties
Dat laatste is belangrijk: een openbare bekendmaking, ook door jezelf, kan een latere octrooiaanvraag onmogelijk maken. Niet alles hoeft trouwens octrooi te krijgen. Productiemethoden en recepturen die je geheim kunt houden, bescherm je soms beter als bedrijfsgeheim, mits je de geheimhouding goed organiseert.
Wat gebeurt er met je octrooien bij beëindiging of exit?
Bij beëindiging of exit gebeurt met je octrooien wat je vooraf contractueel hebt vastgelegd. Heb je een licentie verleend, dan vervalt het gebruiksrecht van de joint venture op het afgesproken moment en behoud je de eigendom. Zonder afspraken ontstaan onzekerheid en vaak dure geschillen.
Regel in de overeenkomst minimaal deze punten:
- Einde van de licentie: wat de joint venture na beëindiging nog mag doen, bijvoorbeeld bestaande voorraad uitverkopen
- Terugvalrechten: wie eigenaar wordt van gezamenlijk ontwikkelde uitvindingen en of de vertrekkende partij een gebruiksrecht houdt
- Change of control: wat er gebeurt als een partner wordt overgenomen door een concurrent
- Vertrouwelijkheid na afloop: de geheimhoudingsplicht blijft doorlopen, ook na de ontbinding
- Verdeling van het portfolio: wie welke octrooien en aanvragen overneemt en wie de lopende kosten betaalt
Controleer ook de praktische kant. Als de joint venture octrooien heeft aangevraagd of laten overschrijven, moet je de inschrijvingen in het octrooiregister aanpassen. Let ook op de instandhoudingstaksen: betaalt niemand ze meer, dan vervalt het octrooi. Wijs daarom vooraf aan wie de verantwoordelijkheid draagt, ook in de afwikkelingsfase.
Wanneer is een octrooigemachtigde nodig bij een joint venture?
Een octrooigemachtigde schakel je in zodra je octrooien of uitvindingen in een joint venture wilt inbrengen, nog vóór je de onderhandelingen met je partner begint. Hij beoordeelt de waarde en geldigheid van je octrooien, helpt je de beschermingsomvang te bepalen en ondersteunt je bij het IE-gedeelte van de overeenkomst.
Een specialist is vooral nuttig in deze situaties:
- Je hebt een uitvinding die je nog niet hebt beschermd en wilt die inbrengen
- Je wilt weten welke octrooien in welke landen daadwerkelijk geldig en afdwingbaar zijn
- Je twijfelt tussen licentie en overdracht en wilt de gevolgen overzien
- Jullie ontwikkelen samen nieuwe technologie en willen die goed beschermen
- Je moet een octrooiportfolio waarderen of in een joint venture onderbrengen
Voor de juridische vormgeving van de samenwerking werk je daarnaast samen met een jurist. Een octrooigemachtigde levert de technische en octrooirechtelijke onderbouwing, zodat de contractuele afspraken kloppen met wat je daadwerkelijk bezit. Meer over onze achtergrond lees je op de pagina over experts in octrooien.
Hoe DOGIO helpt met het beschermen van octrooirechten in een joint venture
Wij begeleiden je bij het veiligstellen van je innovatie voordat je de samenwerking aangaat, zodat je met een sterke onderhandelingspositie aan tafel komt. Onze octrooigemachtigden hebben samen meer dan 40 jaar ervaring in mechanica, informatietechnologie en (bio)chemie, en we werken met een ISO 9001-gecertificeerde werkwijze.
Zo helpen we je concreet:
- We inventariseren je bestaande octrooien en uitvindingen en beoordelen wat je wel en niet kunt inbrengen
- We stellen octrooiaanvragen op en dienen ze snel in, zodat de nieuwheid van je uitvinding behouden blijft voordat je informatie deelt
- We adviseren over een beschermingsstrategie per land en regelen nationale en Europese procedures
- We denken mee over de IE-afspraken in je joint venture en het beheer van je portfolio
Bekijk ons volledige aanbod op de pagina met onze diensten, of neem contact met ons op voor een eerste gesprek. Wil je direct starten met een aanvraag? Plan dan je octrooiaanvraag bij ons in.