Een wijziging in een octrooiaanvraag geldt als ongeoorloofde toegevoegde materie wanneer de gewijzigde aanvraag informatie bevat die een vakman niet rechtstreeks en ondubbelzinnig kan afleiden uit de oorspronkelijke aanvraag zoals die is ingediend. Dit is de zogeheten “gouden standaard” die het Europees Octrooibureau (EOB) hanteert bij de beoordeling van wijzigingen. De vragen hieronder werken dit principe uit en laten zien hoe je als innovator problemen voorkomt bij het patent aanvragen.
Wat is de juridische toets voor toegevoegde materie bij octrooiwijzigingen?
De juridische toets voor toegevoegde materie is de zogenoemde “directe en ondubbelzinnige openbaring”-toets. Een wijziging is alleen toegestaan als een vakman op het relevante technische gebied de gewijzigde informatie rechtstreeks en zonder enige twijfel kan afleiden uit de oorspronkelijke aanvraag. Voegt de wijziging iets toe dat niet op die manier afleidbaar is, dan is er sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie.
Deze toets is verankerd in artikel 123(2) van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en geldt voor alle wijzigingen die tijdens de verleningsprocedure worden aangebracht. Het gaat daarbij niet alleen om wat er letterlijk in de beschrijving of de conclusies staat, maar ook om wat een vakman redelijkerwijs impliciet uit de oorspronkelijke tekst en tekeningen kan opmaken.
Belangrijk is dat de toets subjectief noch coulant is: de vakman is een fictief persoon met kennis van het vakgebied, maar hij gaat niet speculeren. Wat niet duidelijk uit de aanvraag volgt, mag niet worden toegevoegd, ook niet als de uitvinder het zo bedoeld had.
Welke soorten wijzigingen zijn toegestaan zonder toegevoegde materie?
Wijzigingen zijn toegestaan wanneer ze de inhoud van de aanvraag verduidelijken, beperken of corrigeren op een manier die volledig steun vindt in de oorspronkelijke openbaring. Concreet gaat het om drie categorieën die doorgaans worden geaccepteerd.
- Beperking van conclusies: Het toevoegen van een kenmerk uit de beschrijving of de afhankelijke conclusies aan een onafhankelijke conclusie, mits dat kenmerk al volledig was geopenbaard.
- Correctie van kennelijke fouten: Het herstellen van een tikfout of een duidelijke vergissing, op voorwaarde dat de correctie voor de vakman evident is en slechts één oplossing mogelijk is.
- Verduidelijking van de beschrijving: Het aanpassen van de beschrijving zodat die overeenkomt met de conclusies, zolang er geen nieuwe technische informatie wordt geïntroduceerd.
Wijzigingen die nieuwe voorbeelden toevoegen, de reikwijdte van een conclusie verbreden of kenmerken combineren op een manier die niet expliciet of impliciet in de oorspronkelijke aanvraag stond, zijn doorgaans niet toegestaan.
Wanneer overschrijdt een combinatie van kenmerken de oorspronkelijke openbaring?
Een combinatie van kenmerken overschrijdt de oorspronkelijke openbaring wanneer die specifieke combinatie niet als zodanig uit de aanvraag afleidbaar is, ook al waren de afzonderlijke kenmerken elk apart geopenbaard. Dit staat bekend als het “intermediate generalisation”-probleem: je pakt een kenmerk uit een specifieke context en plaatst het in een algemenere conclusie, waardoor een nieuwe, niet-geopenbaarde combinatie ontstaat.
Een voorbeeld: stel dat de oorspronkelijke aanvraag een machine beschrijft met kenmerken A, B en C in samenhang. Als je later een conclusie wilt indienen die alleen A en C combineert zonder B, dan moet je kunnen aantonen dat de aanvraag die specifieke combinatie ook openbaart. Is dat niet het geval, dan is er sprake van toegevoegde materie, ook al staan A en C allebei in de aanvraag.
Het EOB beoordeelt dit streng. De vakman moet de combinatie rechtstreeks en ondubbelzinnig kunnen afleiden, niet slechts kunnen reconstrueren via redenering of interpretatie. Juist bij complexe uitvindingen met meerdere afhankelijke conclusies en uitvoeringsvormen is dit een veelvoorkomende valkuil.
Wat zijn de gevolgen als toegevoegde materie wordt vastgesteld?
Als het EOB of een nationale instantie vaststelt dat een aanvraag of verleend octrooi ongeoorloofde toegevoegde materie bevat, zijn de gevolgen ingrijpend. Een aanvraag kan worden afgewezen, en een verleend octrooi kan geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard. Dit maakt toegevoegde materie een van de zwaarste gronden voor oppositie en nietigheidsacties.
Wat dit zo problematisch maakt, is de zogenoemde “trap” van artikel 123(2) en 123(3) EOV samen. Als een octrooihouder probeert een conclusie te beperken om een nieuwheidsgebrek op te lossen, maar die beperking steunt niet volledig op de oorspronkelijke aanvraag, dan introduceert hij toegevoegde materie. Tegelijkertijd mag hij de conclusie niet verbreden om de toegevoegde materie te verwijderen, want dat zou de beschermingsomvang na verlening uitbreiden, wat artikel 123(3) verbiedt. Het resultaat is een situatie waaruit geen ontsnapping meer mogelijk is: het octrooi kan dan niet meer worden gered.
In oppositie- en nietigheidsprocedures is toegevoegde materie daardoor een populair aanvalswapen, juist omdat het zo moeilijk te repareren is na verlening.
Hoe voorkom je problemen met toegevoegde materie bij het opstellen van een aanvraag?
Problemen met toegevoegde materie voorkom je door al bij het opstellen van de aanvraag te zorgen voor een brede, maar goed gedocumenteerde openbaring. Hoe meer relevante uitvoeringsvormen, combinaties en varianten je in de oorspronkelijke aanvraag opneemt, hoe meer speelruimte je hebt om later te wijzigen zonder het risico op toegevoegde materie.
Concrete maatregelen die je kunt nemen:
- Beschrijf kenmerken zowel afzonderlijk als in combinatie: Maak expliciet duidelijk welke kenmerken onafhankelijk van elkaar kunnen worden toegepast, zodat latere deelcombinaties steun vinden in de aanvraag.
- Gebruik afhankelijke conclusies strategisch: Leg in afhankelijke conclusies de gewenste beschermingslagen vast, zodat je bij latere beperking altijd een duidelijke basis hebt.
- Vermijd te nauwe koppeling van kenmerken: Als een kenmerk alleen in één specifieke context wordt beschreven, is het later moeilijk om het los van die context te gebruiken.
- Controleer elke wijziging op steun: Noteer bij elke aanpassing in de conclusies of beschrijving de exacte passage in de oorspronkelijke aanvraag die als basis dient.
Een vroege en grondige aanpak van de aanvraagstrategie is dan ook de meest effectieve manier om later in de procedure niet klem te komen zitten. Onze octrooispecialisten denken hier actief over mee, van de eerste beschrijving tot de verleningsprocedure.
Hoe wij je helpen bij toegevoegde materie en het opstellen van een sterke aanvraag
Toegevoegde materie is een technisch en juridisch complex vraagstuk dat vraagt om een doordachte aanpak vanaf dag één. Bij DOGIO helpen we je om dit risico structureel te beperken, met een aanpak die concreet en gericht is op jouw uitvinding.
- We voeren een grondige inventarisatie uit van je uitvinding en identificeren alle relevante kenmerken en uitvoeringsvormen.
- We stellen een aanvraag op met een brede, goed gedocumenteerde openbaring, zodat je later ruimte hebt om te wijzigen zonder problemen.
- We controleren elke wijziging tijdens de verleningsprocedure op steun in de oorspronkelijke aanvraag.
- We adviseren je proactief over de risico’s van specifieke combinaties en hoe je die vermijdt.
- We gebruiken ons platform Redigendis voor een efficiënt en nauwkeurig opstelproces, wat de kans op fouten verkleint.
Wil je zeker weten dat jouw octrooiaanvraag solide staat en geen ongewenste kwetsbaarheden bevat? Neem contact op en bespreek je situatie met een van onze specialisten.