Een afgesplitste patentaanvraag is strategisch interessant wanneer je meerdere uitvindingen of uitvoeringsvormen in één oorspronkelijke aanvraag hebt opgenomen, maar deze om juridische of commerciële redenen apart wilt beschermen. Dit kan zowel verplicht zijn, wanneer het octrooibureau een eenheidsgebrek constateert, als een bewuste keuze om je octrooiportefeuille breder en flexibeler op te bouwen. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen over afgesplitste aanvragen, van de basisvoorwaarden tot de strategische voordelen en de impact op je beschermingsduur.
Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een afgesplitste aanvraag?
Een afgesplitste aanvraag mag je indienen zolang de moederaanvraag nog aanhangig is bij het octrooibureau. De afsplitsing moet betrekking hebben op materie die al in de oorspronkelijke aanvraag is beschreven, je kunt geen nieuwe technische informatie toevoegen. Bij het Europees Octrooibureau (EOB) geldt bovendien een strikte termijn: je moet de afgesplitste aanvraag indienen vóór de datum waarop de moederaanvraag wordt verleend of definitief wordt afgewezen.
Concreet gelden de volgende voorwaarden:
- De moederaanvraag is nog aanhangig op het moment van indiening
- De afgesplitste aanvraag bevat geen nieuwe materie die niet in de moederaanvraag staat
- De afgesplitste aanvraag richt zich op een andere uitvinding of een ander aspect dan de moederaanvraag
- De verschuldigde taksen worden tijdig betaald
Bij het EOB zijn er ook specifieke termijnen gekoppeld aan mededelingen van de examiner. Het is daarom verstandig om met een ervaren octrooigemachtigde te werken die de juiste momenten voor afsplitsing bewaakt.
Hoe verschilt een afgesplitste aanvraag van een aanvullende octrooiaanvraag?
Een afgesplitste aanvraag (divisional application) is gebaseerd op de beschrijving van de moederaanvraag en behoudt dezelfde prioriteitsdatum. Een aanvullende octrooiaanvraag, ook wel continuation of continuation-in-part in het Amerikaanse systeem, voegt nieuwe materie toe en heeft daarvoor een latere prioriteitsdatum. In het Europese systeem bestaat het continuation-concept niet op dezelfde manier; hier is de afgesplitste aanvraag het primaire instrument voor het uitbreiden van bescherming.
Het belangrijkste onderscheid zit in de relatie tot de oorspronkelijke aanvraag:
- Afgesplitste aanvraag: Volledig gebaseerd op de bestaande beschrijving, zelfde prioriteitsdatum, geen nieuwe technische informatie
- Nieuwe aanvraag met prioriteitsclaim: Kan nieuwe materie bevatten, maar de nieuwe elementen genieten geen bescherming van de eerdere prioriteitsdatum
Voor Europese octrooiprocedures is de afgesplitste aanvraag daarmee een krachtig instrument: je breidt je bescherming uit zonder de prioriteitsdatum te verliezen.
Wanneer dwingt een eenheidsgebrek tot een afsplitsing?
Een eenheidsgebrek doet zich voor wanneer het octrooibureau oordeelt dat een aanvraag meer dan één uitvinding bevat die onderling onvoldoende samenhangen. In dat geval vraagt de examiner je om te kiezen welke uitvinding je verder wilt vervolgen in de hoofdaanvraag. De overige uitvindingen kun je dan veiligstellen via een afgesplitste aanvraag, zo gaat geen bescherming verloren.
Dit is een veelvoorkomende situatie bij aanvragen die een breed technisch concept beschrijven met meerdere uitvoeringsvormen. De examiner beoordeelt of er een technische samenhang bestaat tussen de conclusies. Ontbreekt die samenhang, dan is een gedwongen afsplitsing het gevolg. Hoewel dit als een complicatie voelt, biedt het ook een kans: je krijgt meerdere zelfstandige octrooien uit één oorspronkelijke aanvraag, elk met zijn eigen beschermingsomvang.
Welke strategische voordelen biedt een vrijwillige afsplitsing?
Een vrijwillige afsplitsing biedt je de mogelijkheid om je octrooiportefeuille actief te sturen, zonder dat het octrooibureau je daartoe dwingt. Je kiest zelf het moment en de inhoud van de afsplitsing, wat strategische flexibiliteit geeft die bij een gedwongen afsplitsing ontbreekt. Bedrijven die actief innoveren, gebruiken vrijwillige afsplitsingen om hun bescherming te verbreden, aan te passen aan marktontwikkelingen of concurrenten gericht te blokkeren.
Concrete strategische voordelen zijn:
- Bredere marktdekking: Verschillende aspecten van een technologie worden elk afzonderlijk beschermd, waardoor concurrenten minder makkelijk om je heen kunnen werken
- Aanpassing aan marktontwikkelingen: Terwijl de moederaanvraag loopt, kun je nieuwe toepassingen of uitvoeringsvormen via een afsplitsing beschermen op basis van dezelfde prioriteitsdatum
- Onderhandelingspositie: Meerdere octrooien versterken je positie bij licentieonderhandelingen of bij het aantrekken van investeerders
- Handhaving: Aparte octrooien voor aparte aspecten maken het makkelijker om gericht op te treden bij inbreuk
Voor start-ups en scale-ups die hun eerste patent aanvragen, is het verstandig om al vroeg na te denken over welke onderdelen van de uitvinding later mogelijk via een afsplitsing apart beschermd kunnen worden.
Wat zijn de kosten en risico’s van een afgesplitste patentaanvraag?
Een afgesplitste aanvraag brengt extra kosten met zich mee, omdat het in feite een nieuwe, zelfstandige aanvraag is. Je betaalt opnieuw indieningstaksen, onderzoekstaksen en, als de aanvraag wordt verleend, verleningstaksen en validatiekosten per land. Bij het EOB zijn de taksen voor afgesplitste aanvragen de afgelopen jaren verhoogd, wat de financiële drempel heeft verhoogd.
De belangrijkste risico’s zijn:
- Dubbele octrooiering: Je mag geen twee octrooien verkrijgen voor dezelfde uitvinding. Als de conclusies van de afgesplitste aanvraag te veel overlappen met de moederaanvraag, kan het octrooibureau de aanvraag weigeren
- Termijnoverschrijding: Wie te laat indient, nadat de moederaanvraag is verleend of afgewezen, verliest het recht op afsplitsing definitief
- Verhoogde beheerskosten: Elk extra octrooi vereist jaarlijkse vernieuwingstaksen en actief portfoliobeheer
Een goede kosten-batenafweging is daarom belangrijk. Bekijk onze IE-diensten voor een overzicht van hoe wij dit traject voor je kunnen begeleiden.
Hoe beïnvloedt een afsplitsing de prioriteitsdatum en beschermingsduur?
Een afgesplitste aanvraag behoudt de prioriteitsdatum van de moederaanvraag. Dit betekent dat de bescherming terugwerkt tot de datum waarop de oorspronkelijke aanvraag werd ingediend, ook al is de afgesplitste aanvraag jaren later ingediend. De maximale beschermingsduur van twintig jaar wordt echter ook berekend vanaf die oorspronkelijke indieningsdatum, niet vanaf het moment van afsplitsing.
In de praktijk heeft dit twee gevolgen:
- Sterke bescherming: De vroege prioriteitsdatum beschermt je tegen tussenliggende publicaties van derden die anders als nieuwheidsschadelijk zouden gelden
- Kortere resterende looptijd: Als de moederaanvraag al vijf jaar loopt voordat je splitst, heeft het afgesplitste octrooi na verlening nog maar vijftien jaar bescherming over
Dit maakt timing relevant: hoe eerder je de afsplitsing indient, hoe meer beschermingsjaren je behoudt. Wacht je te lang, dan kan de commerciële waarde van het afgesplitste octrooi beperkt zijn omdat de looptijd al deels is verstreken. Plan de afsplitsing daarom als onderdeel van een bredere IP-strategie, niet als een reactieve maatregel.
Hoe wij je helpen met een afgesplitste patentaanvraag
Een afgesplitste aanvraag vraagt om zorgvuldige timing, technische precisie en strategisch inzicht. Bij DOGIO begeleiden wij je door dit hele traject, van de beoordeling of een afsplitsing zinvol is, tot het opstellen van de conclusies en het bewaken van de termijnen. Concreet helpen wij je met:
- Het analyseren van je oorspronkelijke aanvraag op afsplitsingsmogelijkheden
- Het opstellen van conclusies die voldoen aan de vereisten van het EOB of het nationale octrooibureau
- Het bewaken van termijnen zodat je het recht op afsplitsing niet verliest
- Het afstemmen van de afgesplitste aanvraag op je bredere IP-strategie en commerciële doelen
- Het beheren van meerdere octrooien in een groeiende portefeuille
Wil je weten of een afgesplitste aanvraag voor jouw situatie de juiste stap is? Neem contact op en we kijken samen naar de beste beschermingsstrategie voor jouw uitvinding.