Een gezamenlijk octrooi blijft bestaan als de samenwerking stopt, en de mede-octrooihouders blijven allebei eigenaar. Wat ermee gebeurt, bepaalt in de eerste plaats jullie samenwerkingsovereenkomst. Staat daar niets over in, dan vallen jullie terug op de wettelijke regels voor gemeenschap in de Rijksoctrooiwet en het Burgerlijk Wetboek.
Dat maakt de afspraken van vooraf belangrijk, want zonder die afspraken zitten jullie nog jaren aan elkaar vast. Hieronder lees je welke afspraken gelden, wat een mede-eigenaar zelfstandig mag doen, wie de kosten draagt en hoe je uit een gedeeld octrooi stapt.
Welke afspraken bepalen wat er met het octrooi gebeurt?
De samenwerkingsovereenkomst bepaalt wat er met het gezamenlijke octrooi gebeurt. Ontbreekt zo’n afspraak, dan gelden de wettelijke regels over mede-eigendom. Die regels zijn algemeen en passen zelden goed bij de praktijk van een innovatiesamenwerking.
Een goede samenwerkingsovereenkomst regelt in elk geval:
- wie eigenaar is van ingebrachte en nieuw ontwikkelde intellectuele eigendom;
- hoe jullie taken, markten, omzetten en winsten verdelen;
- wie het octrooi mag gebruiken, licentiëren of verkopen;
- wat er met het octrooi gebeurt na afloop van de samenwerking.
Dat laatste punt vergeet bijna iedereen bij de start. Toch is het juist de afspraak die je nodig hebt als de relatie stroef loopt. Leg daarom vast welke beschermingsstrategie na de samenwerking geldt, en wie het octrooi dan overneemt of laat vervallen.
Mag een mede-octrooihouder het octrooi zelfstandig gebruiken of licentiëren?
Een mede-octrooihouder mag de uitvinding in principe zelf gebruiken en exploiteren, tenzij jullie contractueel iets anders afspreken. Een licentie aan een derde verlenen of het octrooi verkopen ligt anders: daarvoor heb je normaal gezien de medewerking of toestemming van de andere mede-eigenaar nodig.
Dat verschil tussen eigen gebruik en overdracht aan derden zorgt vaak voor conflicten. De ene partij wil de technologie breed in licentie geven, de andere wil de exclusiviteit bewaken. Zonder duidelijke afspraak kan een van jullie de ander in feite blokkeren.
Maak daarom vooraf afspraken over:
- wie licenties mag verlenen en onder welke voorwaarden;
- hoe jullie royalty’s of licentie-inkomsten verdelen;
- of exclusieve licenties alleen met gezamenlijke instemming mogen;
- of een mede-eigenaar zijn aandeel vrij mag overdragen, of dat de ander een voorkeursrecht krijgt.
Wie betaalt de kosten en jaartaksen na het einde?
Na het einde van de samenwerking blijven beide mede-octrooihouders in beginsel gezamenlijk verantwoordelijk voor de kosten, tenzij jullie iets anders hebben vastgelegd. Dat omvat de jaarlijkse instandhoudingstaksen en de kosten van handhaving. Betaal je de taksen niet, dan vervalt het octrooi permanent.
Dat laatste is een reëel risico. Het octrooi is alleen geldig na verlening en blijft alleen bestaan zolang je de taksen op tijd betaalt. Als een partner niet meer meebetaalt, kan de ander de taksen voorschieten om het octrooi in leven te houden, maar dat kost hem eigen geld.
Regel daarom in de overeenkomst hoe jullie de kosten verdelen, wat er gebeurt als een partij stopt met betalen, en of de betalende partij zijn uitgaven kan verhalen of een groter aandeel in het octrooi krijgt. Handhaving is bovendien de verantwoordelijkheid van de eigenaars zelf: er bestaat geen octrooipolitie, dus ook kosten voor inbreukzaken moeten jullie afspreken.
Welke opties zijn er om uit een gedeeld octrooi te stappen?
Je hebt vier hoofdopties om uit een gedeeld octrooi te stappen: je aandeel overdragen aan de andere mede-eigenaar, je aandeel aan een derde verkopen, het octrooi gezamenlijk verkopen en de opbrengst verdelen, of het octrooi laten vervallen door de taksen niet meer te betalen.
Welke route past, hangt af van de waarde van het octrooi en van jullie onderlinge verhouding:
- Overdracht aan de partner: de snelste en schoonste oplossing, vaak tegen een afgesproken vergoeding of royalty.
- Verkoop aan een derde: mogelijk, maar vaak alleen met instemming van de andere mede-eigenaar.
- Gezamenlijke verkoop: geschikt als geen van beiden het octrooi nog zelf wil gebruiken.
- Laten vervallen: alleen verstandig als het octrooi geen commerciële waarde meer heeft, want het verval is definitief en na afloop kan iedereen de uitvinding vrij gebruiken.
Laat een overdracht altijd vastleggen en inschrijven, zodat de nieuwe eigendomsverhouding juridisch klopt. Onze experts in octrooien helpen je de waarde van je aandeel in te schatten voordat je een keuze maakt.
Hoe voorkom je vooraf geschillen over een gezamenlijk octrooi?
Je voorkomt geschillen door vóór de eerste octrooiaanvraag een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Daarin leg je eigendom, gebruik, kosten, licenties en de afwikkeling na beëindiging vast. Wacht je tot er een conflict is, dan onderhandel je vanuit een slechte positie.
Praktische stappen die je helpen:
- Sluit een geheimhoudingsverklaring af voordat je technische details deelt.
- Leg vast welke IE elke partij inbrengt en wat jullie samen nieuw creëren.
- Spreek een publicatiebeleid af, zeker bij samenwerking met universiteiten.
- Bepaal wie de aanvraag indient en wie de kosten voorschiet.
- Regel de uitstapprocedure: voorkeursrecht, waardering en termijnen.
Denk ook aan de rol van de uitvinder. Bij een uitvinding in dienstverband heeft de werkgever in principe recht op het octrooi, maar de naam van de uitvinder moet altijd vermeld worden. Dat geldt ook voor ingehuurde opdrachtnemers. Zulke details regel je met een heldere overeenkomst.
Wat als de partners het niet eens worden over het octrooi?
Komen jullie er onderling niet uit, dan kun je het geschil voorleggen aan een mediator, aan een arbiter, of uiteindelijk aan de rechter. De rechter kan bij mede-eigendom de gemeenschap laten opheffen, bijvoorbeeld door verkoop van het octrooi en verdeling van de opbrengst.
Een rechtszaak is kostbaar en de uitkomst blijft onzeker. Bovendien blokkeert een slepend conflict vaak de exploitatie van het octrooi, terwijl de looptijd gewoon doorloopt: een octrooi geldt maximaal 20 jaar na de indieningsdatum. Elk jaar stilstand kost dus waardevolle beschermingstijd.
Probeer daarom eerst een oplossing buiten de rechtszaal. Mediation of arbitrage, eventueel vastgelegd in een geschillenclausule in jullie contract, is meestal sneller en goedkoper. Betrek ook een octrooigemachtigde en een IE-advocaat: de gemachtigde beoordeelt de technische en strategische waarde van het octrooi, de advocaat treedt op als het toch tot een procedure komt.
Hoe wij helpen met een gezamenlijk octrooi
Bij DOGIO Patents begeleiden we je van het eerste idee tot een verleend en gehandhaafd octrooi, ook als je dat samen met een partner aanvraagt. We denken mee over de beste beschermingsstrategie voor jullie situatie.
- We stellen samen met jullie een octrooiaanvraag op en dienen die in, met een duidelijke vastlegging van wie mede-aanvrager is.
- We helpen je om IE-afspraken te structureren, zodat eigendom, gebruik en kosten helder zijn.
- We beheren je octrooiportfolio en bewaken de taksen, zodat een octrooi niet per ongeluk vervalt.
- We adviseren bij overdracht, licentie en handhaving als de samenwerking verandert of eindigt.
Werk je met een partner aan een uitvinding of loopt jullie samenwerking ten einde? Bekijk onze diensten of neem contact met ons op, dan bespreken we samen welke stappen voor jullie octrooi het beste werken.