Wanneer een ander bedrijf jouw gepatenteerde technologie wil gebruiken, leg je dat vast in een schriftelijke octrooilicentieovereenkomst. Daarin regel je minimaal de omvang van het gebruik, de exclusiviteit, de licentievergoeding, de looptijd en de gevolgen bij overtreding. Zonder deze afspraken maakt de ander inbreuk op je octrooi.
Een octrooi geeft je het recht om anderen te verbieden jouw uitvinding bedrijfsmatig toe te passen. Een licentie is jouw toestemming daarvoor, onder voorwaarden die je zelf bepaalt. Hieronder lees je welke keuzes je moet maken en waar je op moet letten.
Wanneer is een licentieovereenkomst nodig in plaats van een octrooioverdracht?
Een licentieovereenkomst is nodig wanneer je eigenaar van het octrooi wilt blijven en een ander alleen toestemming geeft om de technologie te gebruiken. Bij een octrooioverdracht verkoop je het octrooi zelf en verlies je alle rechten. Met een licentie behoud je de controle en de langetermijnopbrengst.
Welke route past, hangt af van je doelen. Een licentie werkt goed in deze situaties:
- Je wilt doorlopende inkomsten via royalty’s.
- Je wilt de technologie zelf blijven gebruiken of doorontwikkelen.
- Je wilt dezelfde uitvinding aan meerdere partijen of in verschillende landen laten toepassen.
- Je wilt een afgebakend gebruik toestaan, bijvoorbeeld voor één sector of regio.
Een overdracht is logischer als je snel geld nodig hebt en de uitvinding niet zelf wilt uitbaten. Dat vraagt vaak wel een werkend prototype, anders is het lastig een koper te vinden. Een overdracht is ook minder flexibel achteraf: je kunt de voorwaarden niet meer bijsturen. Een octrooi-expert helpt je beide opties vergelijken voordat je kiest.
Wat is het verschil tussen een exclusieve en niet-exclusieve licentie?
Bij een exclusieve licentie mag alleen de licentienemer jouw technologie gebruiken, soms zelfs zonder dat jij dat nog mag. Bij een niet-exclusieve licentie mag je dezelfde technologie aan meerdere partijen toestaan en zelf blijven gebruiken. Exclusiviteit levert meestal een hogere vergoeding op.
Exclusieve licentie
De licentienemer krijgt een afgeschermde positie. Daardoor is hij bereid meer te betalen, omdat hij investeert zonder concurrentie van andere licentienemers. Voor jou betekent het dat je de technologie niet meer vrij aan anderen kunt aanbieden. Leg daarom vast of je zelf nog gebruiksrecht houdt en welk gebied (land, sector, toepassing) de exclusiviteit dekt.
Niet-exclusieve licentie
Je blijft vrij om meerdere licenties te verlenen. Dat spreidt je risico en vergroot het bereik van je technologie. De vergoeding per licentienemer ligt doorgaans lager. Deze vorm past goed bij technologie die je breed in de markt wilt zetten.
Je kunt ook combineren: exclusief voor één regio of toepassing, niet-exclusief voor de rest.
Welke vergoeding kan een octrooihouder vragen voor gebruik van zijn technologie?
Een octrooihouder kan een licentievergoeding vragen in de vorm van royalty’s over de omzet, een vast bedrag, een eenmalige betaling of een combinatie daarvan. In de praktijk liggen royalty’s vaak onder de 4% van de omzet. Bij een exclusieve licentie kan het percentage hoger uitvallen.
De meest gebruikte vergoedingsvormen zijn:
- Royalty over omzet: je ontvangt een percentage van wat de licentienemer verkoopt. Dit heeft meestal de voorkeur boven royalty over winst, omdat winst makkelijker te beïnvloeden is.
- Vaste vergoeding: een afgesproken bedrag per jaar of per periode.
- Entreevergoeding: een eenmalige betaling bij het tekenen.
- Minimumvergoeding: een ondergrens, zodat je ook inkomsten houdt als de verkoop tegenvalt.
Maak daarnaast afspraken over de maximale tijd tot marktintroductie. Zo voorkom je dat een licentienemer jouw technologie jarenlang ongebruikt laat liggen. Het bedrag zelf hangt af van de waarde van de technologie, de exclusiviteit, het gebied en de looptijd van het octrooi.
Welke clausules horen minimaal in een octrooilicentieovereenkomst?
Een octrooilicentieovereenkomst bevat minimaal de partijen, het gelicentieerde octrooi, de omvang van het gebruik, de vergoeding, de looptijd en de beëindigingsregels. Daarnaast regel je geheimhouding, handhaving bij inbreuk door derden en de eigendom van verbeteringen. Vage afspraken leiden later tot conflicten.
Neem in elk geval deze onderdelen op:
- Octrooi en reikwijdte: welk octrooi het betreft en welk gebruik is toegestaan (maken, verkopen, importeren).
- Exclusiviteit en gebied: exclusief of niet-exclusief, en voor welke landen of sectoren.
- Vergoeding: hoogte, berekeningsbasis, betaalmomenten en minimumbedragen.
- Looptijd en beëindiging: duur van de licentie en de gronden waarop partijen de overeenkomst mogen opzeggen. Houd er rekening mee dat een octrooi maximaal 20 jaar na de indieningsdatum geldt.
- Geheimhouding: afspraken over vertrouwelijke kennis die de licentienemer ontvangt.
- Verbeteringen: wie eigenaar wordt van nieuwe ontwikkelingen op basis van jouw uitvinding.
- Handhaving: wie optreedt als een derde inbreuk maakt, en wie de kosten draagt.
- Controle: je recht om de administratie in te zien om de royalty’s te toetsen.
Vooral de afspraken over verbeteringen en over handhaving worden vaak vergeten, terwijl hier regelmatig geschillen over ontstaan.
Wat gebeurt er als de licentienemer zich niet aan de afspraken houdt?
Houdt de licentienemer zich niet aan de afspraken, dan kun je de overeenkomst beëindigen en hem, als hij daarna je technologie blijft gebruiken, op inbreuk op je octrooi aanspreken. Bij inbreuk kun je schadevergoeding eisen. Wat je precies kunt doen, hangt af van wat je in het contract hebt vastgelegd.
Typische overtredingen zijn het niet betalen van royalty’s, gebruik buiten het toegestane gebied of het doorgeven van de technologie aan derden. Goede afspraken geven je dan handvatten:
- een ingebrekestelling met een redelijke termijn om de overtreding te herstellen;
- een beëindigingsrecht bij ernstige of herhaalde schending;
- een recht op inzage in de administratie om achterstallige betalingen aan te tonen;
- een boeteclausule of vaste schadevergoeding.
Houd er rekening mee dat handhaving je eigen verantwoordelijkheid is en dat rechtszaken kostbaar en onzeker kunnen zijn. Ook in Nederland blijkt de geldigheid van een octrooi pas echt bij de rechter. Probeer geschillen daarom waar mogelijk eerst via overleg of mediation op te lossen, en leg in het contract vast welk recht en welke rechter gelden.
Wanneer schakel je een octrooigemachtigde in bij licentieafspraken?
Schakel een octrooigemachtigde in voordat je de licentieonderhandelingen start, en zeker voordat je een overeenkomst tekent. Een gemachtigde controleert of je octrooi geldig en voldoende breed is, beoordeelt de technische reikwijdte van de licentie en helpt je afspraken zo te formuleren dat ze in de praktijk standhouden.
Het is vooral nuttig om hulp te zoeken in deze situaties:
- Je octrooi is nog een aanvraag en niet verleend, zodat de beschermingsomvang nog kan wijzigen.
- Je wilt licenties verlenen in meerdere landen, waar je octrooi verschillend kan gelden.
- Je moet de waarde van je technologie bepalen om een eerlijke vergoeding te vragen.
- Je vermoedt dat de licentienemer buiten de afspraken treedt of dat een derde inbreuk maakt.
Een octrooigemachtigde heeft een geheimhoudingsplicht, wat bij gevoelige technische informatie belangrijk is. Bij een juridisch geschil werkt hij vaak samen met een IE-advocaat. Wil je weten welke begeleiding mogelijk is, bekijk dan ons overzicht van diensten.
Hoe wij helpen met octrooilicenties
Wij begeleiden je bij het hele traject rond je octrooi, van aanvraag tot licentieafspraken en handhaving. Zo weet je zeker dat je technologie goed beschermd is voordat een ander ermee aan de slag gaat. Dit kunnen we voor je doen:
- je octrooiaanvraag opstellen en indienen, zodat je een sterke basis hebt om te licentiëren;
- de beschermingsomvang en landenkeuze beoordelen;
- je portfolio beheren en de termijnen bewaken;
- meedenken over de licentiestrategie en de inbreukzaken die daaruit kunnen volgen.
Onze octrooigemachtigden hebben samen meer dan 40 jaar ervaring in mechanica, informatietechnologie en (bio)chemie. Wil je jouw technologie veilig laten gebruiken door een ander bedrijf? Neem contact met ons op of start direct via ons aanvraagproces.