Binnen een concern moet de rechtspersoon die de uitvinding heeft gedaan of het recht op de uitvinding bezit, als aanvrager optreden bij een octrooiaanvraag. Dat is in de meeste gevallen de vennootschap waar de uitvindende werknemers in dienst zijn, tenzij contractuele afspraken of een IP-holdingstructuur iets anders bepalen. Welke entiteit de juiste aanvrager is, hangt af van arbeidsrechtelijke verhoudingen, interne IP-overdrachten en de gewenste beschermingsstrategie. De vragen hieronder geven je een compleet beeld van de afwegingen die spelen.
Wie mag een octrooiaanvraag indienen binnen een concern?
Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die de uitvinder is, of aan wie het recht op een octrooi rechtsgeldig is overgedragen, mag een octrooiaanvraag indienen. Binnen een concern betekent dit dat de werkmaatschappij waar de uitvinders in dienst zijn doorgaans als eerste aanvrager in aanmerking komt, tenzij een interne IP-overdracht of arbeidsovereenkomst het recht elders heeft belegd.
Het octrooirecht kent een duidelijk startpunt: de uitvinder is de oorspronkelijke rechthebbende. Werkgevers verkrijgen het recht op de uitvinding van hun werknemers via de arbeidsovereenkomst of via de wet, maar alleen als die werknemer de uitvinding in het kader van zijn dienstbetrekking heeft gedaan. Wanneer meerdere groepsmaatschappijen betrokken zijn bij een innovatieproject, is het daarom belangrijk om per entiteit te bepalen wie welke bijdrage heeft geleverd en hoe de IP-rechten intern zijn geregeld.
Meerdere entiteiten kunnen gezamenlijk als aanvrager optreden als de uitvinding het resultaat is van samenwerking tussen twee of meer groepsmaatschappijen. In dat geval worden zij medeaanvragers en worden de rechten naar rato of op basis van een overeenkomst verdeeld.
Wat zijn de gevolgen van het kiezen van de verkeerde aanvrager?
Het kiezen van de verkeerde aanvrager kan leiden tot een nietig of aanvechtbaar octrooi. Als de aanvrager geen recht had op de uitvinding op het moment van indiening, kan een derde of de werkelijke rechthebbende de geldigheid van het octrooi aanvechten. In ernstige gevallen kan een verleend octrooi worden herroepen of overgedragen aan de rechtmatige rechthebbende.
Naast juridische risico’s zijn er ook praktische gevolgen. Een onjuiste aanvrager kan problemen opleveren bij licentieverlening, want een licentienemer wil zekerheid dat de licentiegever ook daadwerkelijk rechthebbende is. Financiers en investeerders stellen bij due diligence scherpe vragen over de herkomst van IP-rechten. Een fout in de aanvragerskeuze die pas later aan het licht komt, is bovendien kostbaar om te herstellen.
Bij het aanvragen van een patent is het verstandig om de aanvragerskeuze vooraf zorgvuldig te onderbouwen en schriftelijk vast te leggen, zodat je later niet voor verrassingen staat.
Welke rol speelt de IP-holdingstructuur bij de aanvragerskeuze?
Een IP-holdingstructuur bepaalt in veel gevallen wie als aanvrager optreedt, omdat de holding is opgericht om alle intellectuele-eigendomsrechten van het concern te centraliseren. Als de IP-holding de rechten op uitvindingen bezit via een interne overdracht of een werkgeversbeding, dan is de holding de aangewezen aanvrager, ook al werken de feitelijke uitvinders bij een andere groepsmaatschappij.
Het gebruik van een IP-holdingstructuur heeft fiscale en strategische voordelen: het centraliseert het IP-beheer, maakt licentieverlening aan werkmaatschappijen eenvoudiger en beschermt IP-rechten bij een eventueel faillissement van een operationele entiteit. Tegelijkertijd vraagt het om zorgvuldige documentatie. De overdracht van de uitvindingsrechten van de werkmaatschappij naar de holding moet contractueel waterdicht zijn en bij voorkeur plaatsvinden vóór de indiening van de octrooiaanvraag.
Ontbreekt een geldige overdrachtsakte, dan heeft de holding formeel geen recht om als aanvrager op te treden, zelfs als dat de bedoeling was. Zorg er dus voor dat de juridische structuur en de feitelijke IP-eigendom met elkaar in lijn zijn voordat je de aanvraag indient.
Hoe verschilt de aanvragerskeuze bij Europese octrooien van nationale octrooien?
Bij zowel Europese als nationale octrooien geldt hetzelfde basisprincipe: de aanvrager moet rechthebbende zijn op de uitvinding. Het verschil zit in de geografische reikwijdte en de validatieprocedure. Een Europees octrooi werkt na verlening als een bundel nationale octrooien, waarbij de aanvrager in elk gekozen land validatie moet aanvragen. De aanvrager op de Europese aanvraag wordt daarmee automatisch de rechthebbende in alle gevalideerde landen.
Bij nationale aanvragen, zoals een Nederlandse octrooiaanvraag, is de procedure beperkt tot één jurisdictie. Wil een concern in meerdere landen bescherming, dan biedt een Europese aanvraag of een PCT-aanvraag meer efficiëntie. De aanvragerskeuze is bij een Europese aanvraag extra belangrijk, omdat een fout in de aanvrager zich automatisch doorzet naar alle gevalideerde landen.
Onze octrooiexperts adviseren je over de optimale aanpak voor zowel nationale als Europese procedures, rekening houdend met de structuur van jouw concern.
Wanneer is het verstandig de aanvrager later te wijzigen?
Het is verstandig de aanvrager te wijzigen wanneer na indiening blijkt dat de oorspronkelijke aanvrager niet de rechtmatige rechthebbende is, of wanneer een interne reorganisatie of IP-overdracht dit noodzakelijk maakt. Een wijziging van aanvrager is mogelijk zolang de procedure loopt, maar vraagt om formele documentatie en soms goedkeuring van het octrooibureau.
Typische situaties waarin een aanvragerswijziging relevant is, zijn:
- Een fusie of overname waarbij IP-rechten overgaan naar een nieuwe entiteit
- Een interne herstructurering waarbij het IP-beheer wordt gecentraliseerd in een holding
- Een fout bij de oorspronkelijke indiening, waarbij de verkeerde groepsmaatschappij is opgegeven
- Een joint venture waarbij de eigendomsverdeling achteraf wordt herzien
Houd er rekening mee dat een aanvragerswijziging tijdens de verleningsprocedure extra kosten en vertraging met zich mee kan brengen. Het is dan ook beter om de aanvragerskeuze vooraf goed te regelen dan achteraf te corrigeren.
Hoe leg je de aanvragerskeuze contractueel goed vast?
Je legt de aanvragerskeuze contractueel goed vast door een combinatie van arbeidsovereenkomsten, IP-overdrachtsovereenkomsten en interne beleidsregels. De arbeidsovereenkomst van uitvindende werknemers moet een duidelijk werkgeversbeding bevatten dat de uitvindingsrechten automatisch aan de werkgever toewijst. Als de aanvrager een andere entiteit is dan de werkgever, is een afzonderlijke overdrachtsakte nodig.
Belangrijke contractuele elementen zijn:
- Een werkgeversbeding in de arbeidsovereenkomst dat uitvindingen in dienstbetrekking aan de werkgever toewijst
- Een IP-overdrachtsovereenkomst tussen de werkmaatschappij en de IP-holding, ondertekend vóór indiening
- Een interne IP-beleidsregel die beschrijft welke entiteit als aanvrager optreedt en onder welke voorwaarden
- Documentatie van de uitvindersbijdragen per medewerker en per entiteit bij samenwerkingsprojecten
Goede contractuele vastlegging beschermt het concern niet alleen bij octrooiprocedures, maar ook bij audits, due diligence en eventuele geschillen. Bekijk ook onze IP-diensten voor een overzicht van hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.
Hoe wij je helpen bij de aanvragerskeuze
De aanvragerskeuze lijkt een administratieve stap, maar heeft vergaande strategische en juridische gevolgen voor het hele concern. Bij DOGIO helpen we je om deze keuze goed te maken, van het begin van het traject tot aan de indiening en verder. Concreet bieden wij:
- Analyse van de interne IP-structuur en de arbeidsrechtelijke verhoudingen binnen jouw concern
- Advies over de optimale aanvragerskeuze voor zowel nationale als Europese octrooien
- Opstelling en controle van IP-overdrachtsovereenkomsten en werkgeversbedingen
- Begeleiding bij aanvragerswijzigingen tijdens lopende procedures
- Volledige ontzorging bij het indienen van de octrooiaanvraag via ons geautomatiseerde systeem
Wil je weten welke groepsmaatschappij in jouw situatie als aanvrager moet optreden? Neem contact met ons op en we denken direct met je mee.