Elke mede-octrooihouder mag het gezamenlijke octrooi in principe alleen in licentie geven aan een derde met toestemming van alle anderen, tenzij jullie in een overeenkomst iets anders afspreken. Zonder afspraken geldt de wettelijke regeling van de gemeenschap. Die stelt dat een deelgenoot niet zomaar op eigen houtje een licentie kan verlenen. Hieronder lees je wanneer toestemming nodig is, wat jullie contractueel kunnen regelen en welke risico’s je loopt.
Heeft elke mede-octrooihouder toestemming van de anderen nodig?
Ja, in de regel wel. Een mede-octrooihouder kan een licentie op het gezamenlijke octrooi niet zelfstandig aan een derde verlenen zonder toestemming van de overige deelgenoten. Het octrooi is een gemeenschappelijk goed, dus beslissingen die de rechten van alle eigenaren raken, nemen jullie samen.
Dit verschilt van het gebruik van de uitvinding door jezelf. Wil je het octrooi zelf toepassen in je eigen bedrijf, dan heb je daarvoor meestal geen toestemming van de anderen nodig. Je gaat dan immers niet over de rechten van de anderen heen. Een licentie aan een derde ligt anders: je geeft een externe partij toegang tot een recht dat ook aan anderen toebehoort, en dat kan hun eigen marktpositie raken.
Dit speelt vaak bij samenwerkingen tussen bedrijven, bij onderzoeksprojecten met een kennisinstelling of bij een uitvinding van meerdere uitvinders. Bepaalt de wet wie de aanspraak op het octrooi heeft, bijvoorbeeld bij uitvindingen in dienstverband of binnen een universiteit, dan is de eigendomsverdeling het vertrekpunt. Heb je een uitvinding samen met een andere partij gedaan, dan is het verstandig om al voor de aanvraag duidelijk te maken wie wat mag.
Wat bepaalt de overeenkomst tussen mede-eigenaren over licenties?
De samenwerkingsovereenkomst tussen mede-eigenaren bepaalt in de praktijk wie een licentie mag verlenen, onder welke voorwaarden en hoe jullie de opbrengsten verdelen. Wat jullie schriftelijk afspreken, gaat voor op de algemene regels. Een goede overeenkomst voorkomt discussie op het moment dat een interessante licentienemer zich aandient.
Dit zijn de punten die je in een overeenkomst over een gezamenlijk octrooi het beste vastlegt:
- Beslisregels: heeft elke partij een vetorecht, of volstaat een meerderheid?
- Zelfstandige licentiebevoegdheid: mag een deelgenoot binnen bepaalde grenzen, zoals een eigen marktsegment of regio, zelf licenties verlenen?
- Verdeling van opbrengsten: krijgt iedere partij een deel van de licentievergoeding, en volgens welke sleutel?
- Kosten: wie betaalt de aanvraag, de instandhoudingstaksen en eventuele handhaving?
- Handhaving: wie treedt op tegen inbreukmakers, en hoe verdelen jullie kosten en schadevergoeding?
- Uitstap: wat gebeurt er als een partij haar aandeel wil overdragen of de samenwerking beëindigt?
Leg dit vast voordat jullie een aanvraag indienen. Achteraf onderhandelen is lastiger, zeker als het octrooi al waarde heeft. Onze experts in octrooien denken graag mee over de punten die jullie in zo’n overeenkomst niet mogen vergeten.
Wat is het verschil tussen exclusieve en niet-exclusieve licenties?
Bij een exclusieve licentie krijgt alleen de licentienemer het recht om de uitvinding te gebruiken, soms zelfs ten koste van de octrooihouders zelf. Bij een niet-exclusieve licentie mogen meerdere partijen tegelijk gebruikmaken van het octrooi, inclusief de octrooihouders. Dit verschil bepaalt hoeveel invloed de licentie heeft op jullie eigen positie.
Voor mede-eigenaren heeft die keuze grote gevolgen:
- Exclusieve licentie: de licentienemer krijgt de ruimte om als enige op de markt te opereren. Daarmee beperk je de mogelijkheden van alle mede-eigenaren, dus de eis van toestemming weegt hier het zwaarst. Vaak is de vergoeding hoger, omdat de licentienemer meer krijgt.
- Niet-exclusieve licentie: je kunt het octrooi aan meerdere partijen in licentie geven. Het raakt de eigen exploitatie van de mede-eigenaren minder, maar ook hier gaat het om een recht van gezamenlijke eigenaren.
Hoe verder een licentie gaat, hoe belangrijker het is dat alle mede-eigenaren ermee instemmen en dat jullie dit schriftelijk vastleggen. Spreek ook af voor welk gebied, welke periode en welk toepassingsveld de licentie geldt. Zo houden jullie zelf ruimte voor eigen exploitatie of een volgende licentie.
Verschilt de regeling per land of octrooisysteem?
Ja, de regels over gemeenschappelijk eigendom en licenties verschillen per land. Een octrooi is van oorsprong een nationaal recht, dus het toepasselijke land bepaalt welke wettelijke regeling geldt als jullie niets hebben afgesproken. Een Nederlands octrooi, een Europees octrooi dat in meerdere landen is gevalideerd en een unitair octrooi kunnen daardoor verschillend uitpakken.
Een Europees octrooi valt na verlening uiteen in nationale octrooien, en voor elk van die landen kan een andere nationale regeling gelden voor mede-eigendom en licentieverlening. Een mede-eigenaar kan in het ene land meer bevoegdheden hebben dan in het andere. Daarom is het zinvol om in jullie overeenkomst duidelijk vast te leggen welk recht van toepassing is en hoe jullie omgaan met licenties in verschillende landen.
Ook de rechtspraak speelt mee. Voor Europese octrooien is er het Unified Patent Court, dat in deelnemende landen over inbreuk en geldigheid kan beslissen. Wil je als gezamenlijke octrooihouders controle houden over de rechtbank die over jullie octrooi beslist, dan kun je een opt-out overwegen. Overleg dit onderling, want zo’n keuze raakt alle mede-eigenaren.
Welke risico’s ontstaan bij licenties zonder duidelijke afspraken?
Zonder duidelijke afspraken riskeer je conflicten tussen mede-eigenaren, een betwiste of onbevoegd verleende licentie en onzekerheid voor de licentienemer. Daardoor kunnen onderhandelingen stranden, kunnen licentievergoedingen onverdeeld blijven en kun je zelfs in een juridische procedure belanden.
De belangrijkste risico’s op een rij:
- Onbevoegde licentie: verleent een deelgenoot zonder toestemming een licentie, dan kan de licentienemer in onzekerheid verkeren over zijn rechten. De andere eigenaren kunnen de afspraak aanvechten.
- Geschil over opbrengsten: zonder verdeelsleutel kunnen jullie ruziën over wie recht heeft op welk deel van de vergoeding.
- Concurrentie door je eigen partner: een mede-eigenaar kan het octrooi in licentie geven aan een partij die jouw markt betreedt.
- Handhaving blijft liggen: bij inbreuk weet niemand wie moet optreden en wie de kosten draagt.
- Verlies van waarde: een octrooi met onduidelijke eigendomsrechten is minder aantrekkelijk voor investeerders en kopers.
Het goede nieuws is dat je deze risico’s vooraf kunt beperken. Een heldere overeenkomst, opgesteld voor of vlak na de aanvraag, kost veel minder dan een conflict achteraf.
Wanneer is het verstandig een octrooigemachtigde in te schakelen?
Schakel een octrooigemachtigde in zodra je samen een uitvinding gaat ontwikkelen of een gezamenlijk octrooi wilt aanvragen of in licentie wilt geven. Een gemachtigde helpt je om eigendomsverhoudingen, licentiebevoegdheden en kostenverdeling vast te leggen voordat een conflict ontstaat.
Dit zijn momenten waarop hulp van een specialist het meest oplevert:
- Bij de start van een samenwerking, zodat jullie afspraken over eigendom en licenties vastliggen.
- Voordat je een octrooiaanvraag indient met meerdere aanvragers.
- Wanneer een derde interesse toont in een licentie op een gezamenlijk octrooi.
- Als je wilt weten wat jouw rechten zijn in verschillende landen.
Voor juridische conflicten tussen mede-eigenaren raadpleeg je daarnaast een gespecialiseerde IE-jurist of advocaat. Een octrooigemachtigde kijkt vooral naar de technische en strategische kant van het octrooi en de eigendomsverdeling. Bekijk onze diensten om te zien waarmee we je kunnen ondersteunen.
Hoe wij helpen met gezamenlijke octrooien en licenties
Bij DOGIO helpen we je om een gezamenlijke uitvinding vanaf het begin goed te beschermen en te regelen wie wat mag. Zo voorkom je dat een licentie later tot discussie leidt. Dit kun je van ons verwachten:
- We stellen samen met jullie de octrooiaanvraag op, inclusief een duidelijke vastlegging van de aanvragers.
- We denken mee over een beschermingsstrategie die past bij jullie samenwerking en commerciële plannen.
- We adviseren over nationale en Europese procedures, en over de gevolgen voor licentieverlening in verschillende landen.
- We zorgen dat jullie aanvraag snel en betrouwbaar wordt ingediend, dankzij ons platform Redigendis en ons geautomatiseerde indieningssysteem.
- We bieden meer dan 40 jaar gecombineerde ervaring en zijn ISO 9001-gecertificeerd.
Werk je met een of meer partners aan een uitvinding of wil je een licentie op een gezamenlijk octrooi verlenen? Neem contact met ons op of start direct via onze pagina over patent aanvragen. We bespreken graag jullie situatie en zorgen dat jullie afspraken kloppen.