Je beschermt een gezamenlijke uitvinding door vóór de octrooiaanvraag schriftelijk vast te leggen wie wat bijdraagt, wie eigenaar wordt en wie de aanvraag indient. Daarna dien je het octrooi op naam van de juiste eigenaren in, voordat een van jullie de uitvinding openbaar maakt. Zonder afspraken ontstaat vaak onduidelijkheid over eigendom, kosten en gebruiksrechten.
Het gaat hierbij om technische uitvindingen die twee of meer bedrijven samen ontwikkelen, bijvoorbeeld in een R&D-samenwerking of een gezamenlijk productontwikkelingstraject. Hieronder lees je welke vragen jullie moeten beantwoorden om de uitvinding goed te beschermen.
Wie is eigenaar van een uitvinding bij samenwerking?
Bij een gezamenlijke uitvinding is elke partij eigenaar van haar eigen technische bijdrage, tenzij jullie schriftelijk iets anders afspreken. Zonder afspraken kan het lastig zijn om vast te stellen wie de uitvinder is en wie het octrooi mag aanvragen.
Dat maakt een heldere vastlegging belangrijk. Als twee bedrijven samen aan één oplossing werken, vloeien de rechten niet automatisch naar de partij die het project leidt of betaalt. Ook wie de opdracht geeft aan een ontwikkelaar, doet er verstandig aan vooraf af te spreken wie het octrooi mag aanvragen.
Let ook op werknemers. Een uitvinding van een medewerker die binnen de functie valt, is in beginsel eigendom van de werkgever. Vraag daarom altijd welke medewerkers van welk bedrijf aan de uitvinding hebben bijgedragen. Kijk niet alleen naar wie het idee had, maar vooral naar wie het technische probleem heeft opgelost. Die technische bijdrage bepaalt wie als uitvinder geldt.
Wat moet er in een samenwerkingsovereenkomst staan?
Een samenwerkingsovereenkomst (joint development agreement) legt vast wie eigenaar wordt van nieuwe resultaten, wie bestaande kennis inbrengt, wie het octrooi aanvraagt en hoe jullie kosten en opbrengsten verdelen. Teken deze overeenkomst voordat jullie technische details uitwisselen.
Neem in elk geval de volgende punten op:
- Bestaande kennis (background IP): wat brengt elke partij in en welke rechten behoudt ze?
- Nieuwe resultaten (foreground IP): wie wordt eigenaar en wie krijgt een gebruiksrecht?
- Geheimhouding: welke informatie blijft vertrouwelijk en hoe lang?
- Publicaties: wanneer mag een partij over de uitvinding communiceren?
- Octrooistrategie: wie dient in, in welke landen en wie betaalt?
- Licenties en exploitatie: wie mag de uitvinding in welk marktsegment gebruiken?
- Einde van de samenwerking: wat gebeurt er met de rechten als een partij stopt?
Een goede overeenkomst voorkomt discussies die later veel tijd en geld kosten. Laat de tekst bij voorkeur opstellen of controleren door een octrooigemachtigde of IE-jurist, zodat de afspraken aansluiten op jullie octrooistrategie.
Hoe vraag je gezamenlijk een octrooi aan?
Je vraagt een gezamenlijk octrooi aan door één octrooiaanvraag in te dienen waarin alle eigenaren als aanvragers staan en alle uitvinders genoemd worden. Eén partij, of een gemeenschappelijke octrooigemachtigde, coördineert het traject. Dien de aanvraag in voordat iemand de uitvinding openbaar maakt.
Nieuwheid is de belangrijkste voorwaarde. Een uitvinding mag nergens ter wereld openbaar bekend zijn vóór de indieningsdatum, ook niet door jullie zelf. Praat dus niet over de uitvinding op beurzen, in presentaties of op social media zolang de aanvraag niet is ingediend.
Werk in deze volgorde:
- Teken een geheimhoudings- en samenwerkingsovereenkomst.
- Laat een nieuwheidsonderzoek uitvoeren.
- Stel de aanvraag op, met beschrijving, tekeningen en conclusies.
- Dien de aanvraag in op naam van alle eigenaren.
- Gebruik het prioriteitsrecht van 12 maanden om de aanvraag uit te breiden naar andere landen.
Het prioriteitsrecht geeft je na de eerste indiening twaalf maanden om dezelfde aanvraag in andere landen in te dienen, met behoud van de oorspronkelijke datum. Gebruik die tijd om samen te bepalen in welke landen de uitvinding commercieel interessant is.
Wat zijn de risico’s van mede-eigendom van een octrooi?
De belangrijkste risico’s van mede-eigendom van een octrooi zijn onduidelijkheid over wie het octrooi mag gebruiken, licentiëren of verkopen, en wie inbreuk mag aanpakken. Zonder afspraken kan elke mede-eigenaar de beslissingen van de ander vertragen of blokkeren.
Daarnaast ontstaan er vaak de volgende problemen:
- Blokkade bij licenties: een licentie aan een derde vraagt meestal toestemming van alle eigenaren.
- Verschillende belangen: een partij wil exclusief gebruiken, de ander wil vooral licentiëren.
- Handhaving: er bestaat geen octrooipolitie, dus jullie moeten samen bepalen wie bij inbreuk optreedt en wie de kosten draagt.
- Instandhouding: als een partij de jaartaksen niet betaalt, kan het octrooi vervallen.
- Overdracht van aandelen: als een mede-eigenaar overgenomen wordt, kan een onbekende partij plotseling mede-eigenaar zijn.
Je kunt deze risico’s grotendeels beperken met duidelijke afspraken over besluitvorming, licenties, handhaving en overdracht. Neem ook op wat er gebeurt als een van jullie het octrooi niet langer wil onderhouden.
Hoe verdeel je kosten en opbrengsten eerlijk?
Een eerlijke verdeling volgt de bijdrage en het risico van elke partij. Jullie leggen vooraf vast wie de aanvraagkosten, vertalingen en jaartaksen betaalt, en hoe opbrengsten uit gebruik, licenties of verkoop verdeeld worden. Een vast percentage of een verdeling per marktsegment is een gangbare werkwijze.
Kijk bij het bepalen van de verdeling naar:
- de omvang van de technische en financiële bijdrage van elke partij;
- wie de uitvinding in de praktijk gaat toepassen en in welke markt;
- de kosten van de octrooiprocedure in meerdere landen, inclusief jaarlijkse instandhoudingstaksen;
- de verwachte opbrengsten uit licenties of verkoop van het octrooi.
Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig, maar de kosten lopen elk jaar door. Plan daarom ook na de verlening een duidelijke kostenverdeling. Neem in de overeenkomst op wat er gebeurt als een partij haar aandeel in de kosten niet meer wil betalen, bijvoorbeeld dat het aandeel overgaat naar de andere partij.
Wanneer kies je voor één eigenaar in plaats van mede-eigendom?
Kies voor één eigenaar als één partij de uitvinding exclusief gaat toepassen en de andere partij vooral een vergoeding of gebruiksrecht nodig heeft. Eén eigenaar maakt besluitvorming, licenties en handhaving eenvoudiger. De andere partij ontvangt dan een licentie of een financiële vergoeding.
Dat werkt bijvoorbeeld goed in deze situaties:
- Eén bedrijf financiert de ontwikkeling en wil de uitvinding commercialiseren.
- De partijen opereren in verschillende markten en hebben geen overlappend belang.
- Eén partij heeft een belangrijk deel van de technologie al in huis en bouwt daarop voort.
- Jullie verwachten dat het octrooi veel licenties of een latere verkoop oplevert.
Mede-eigendom past beter als beide partijen het octrooi in hun eigen producten gebruiken en een gelijkwaardige bijdrage leveren. Leg in beide gevallen vast hoe de niet-eigenaar de technologie mag gebruiken. Een overeenkomst met een exclusief of niet-exclusief gebruiksrecht voorkomt dat jullie later opnieuw moeten onderhandelen.
Hoe wij helpen met het beschermen van een gezamenlijke uitvinding
Wij begeleiden jullie van de eerste samenwerkingsafspraken tot en met een verleend octrooi. Zo voorkom je dat onduidelijke afspraken de waarde van jullie uitvinding aantasten. Dit doen we voor je:
- We bespreken met jullie wie uitvinder en eigenaar is en welke afspraken nodig zijn.
- We voeren een nieuwheidsonderzoek uit voordat jullie de uitvinding delen.
- We stellen de octrooiaanvraag op met beschrijving, tekeningen en conclusies, ook via ons platform Redigendis.
- We dienen de aanvraag in op naam van alle eigenaren en bewaken termijnen zoals het prioriteitsrecht van twaalf maanden.
- We denken mee over de beschermingsstrategie in Nederland, Europa en daarbuiten.
Met meer dan 40 jaar gecombineerde ervaring en ISO 9001-certificering zorgen we dat jullie uitvinding goed is vastgelegd. Bekijk al onze diensten of neem contact met ons op om jullie gezamenlijke uitvinding te bespreken.