Leg je afspraken over octrooirechten vast in een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst, voordat jullie beginnen met ontwikkelen. Daarin regel je wie eigenaar wordt van nieuwe uitvindingen, welke bestaande kennis ieder inbrengt, wie de octrooikosten draagt en hoe jullie het resultaat commercieel gebruiken. Zonder deze afspraken beslist achteraf de wet, en dat pakt zelden uit zoals beide partijen verwachtten.
Een goede samenwerkingsovereenkomst voorkomt vooral discussie op het moment dat het product succesvol wordt. Hieronder lees je per onderwerp wat je moet regelen.
Wie is eigenaar van een gezamenlijke uitvinding?
In Nederland wordt in beginsel de aanvrager eigenaar van een octrooi. Bij een gezamenlijke uitvinding ontstaat daardoor snel onduidelijkheid, want het is niet automatisch duidelijk wie de aanvraag indient. Leg daarom vooraf vast wie eigenaar wordt: één partij, of jullie samen als mede-eigenaren.
Mede-eigendom van een octrooi klinkt eerlijk, maar kent praktische haken. Mag een mede-eigenaar zonder toestemming een licentie verlenen? Mag hij zijn deel verkopen? Mag hij zelfstandig inbreuk aanpakken? Als jullie dit niet regelen, gelden de wettelijke regels, en die zijn voor veel ondernemers onverwacht. Regel daarom minimaal:
- wie de eigendom krijgt van wat jullie samen uitvinden;
- in welke verhouding jullie mede-eigenaar zijn, als je dat kiest;
- wie beslist over licenties, verkoop en rechtszaken;
- hoe je uitvinderschap en bijdragen van medewerkers en externe ontwikkelaars vastlegt.
Let op dat medewerkers en inhuurkrachten vaak een eigen aandeel kunnen hebben in de uitvinding. Zorg dat ook zij vooraf hun rechten overdragen aan hun werkgever of opdrachtgever. Anders ontbreekt er later een schakel in jullie eigendomsketen.
Hoe scheid je bestaande kennis van nieuwe resultaten?
Je scheidt bestaande kennis (background IP) van nieuwe resultaten (foreground IP) door beide categorieën in de overeenkomst te definiëren en voor aanvang te inventariseren wat ieder inbrengt. Background IP blijft eigendom van de partij die het inbrengt. Foreground IP ontstaat tijdens de samenwerking en volgt de eigendomsafspraken.
Maak een lijst van octrooien, aanvragen, software, knowhow, ontwerpen en testdata die ieder meeneemt, en voeg die als bijlage toe. Leg ook vast dat de andere partij die kennis mag gebruiken voor het project, en onder welke voorwaarden daarbuiten. Bij verbeteringen op iemands bestaande technologie ontstaat vaak de meeste discussie. Spreek daarom af wie eigenaar wordt van verbeteringen op background IP: de oorspronkelijke eigenaar, of de partij die de verbetering bedacht.
Een duidelijke scheiding helpt ook bij het opstellen van de octrooiaanvraag. Een octrooigemachtigde kan dan precies bepalen wat nieuw is en wat al bestond, en daarmee de conclusies scherp formuleren. Wil je hierbij ondersteuning, kijk dan naar onze diensten.
Wat moet je vastleggen over vertrouwelijkheid en publicaties?
Leg een geheimhoudingsplicht (NDA) vast die geldt vanaf het eerste gesprek, en bepaal dat niemand iets publiceert of presenteert zonder voorafgaande toestemming. Een octrooi vereist nieuwheid. Openbaar gemaakte informatie verwoest die nieuwheid, ook als jijzelf of je partner de uitvinding bekendmaakt.
Een NDA over een octrooi dekt meer dan alleen de technische uitvinding. Neem in de afspraken op:
- welke informatie vertrouwelijk is en hoe je die markeert;
- hoe lang de geheimhouding doorloopt, ook na afloop van de samenwerking;
- een toetsingsprocedure voor publicaties, congresbijdragen en marketing, met een vaste reactietermijn;
- de verplichting om eerst de octrooiaanvraag in te dienen, en daarna pas te publiceren.
Een publicatie zonder voorafgaande aanvraag kan je recht op octrooi kosten. Plan daarom eerst het indienen van de aanvraag en pas daarna de communicatie. De eerste indiening (premier depot) geeft je bovendien een prioriteitsjaar van twaalf maanden om in andere landen aan te vragen.
Wie betaalt de octrooiaanvraag en het onderhoud?
Spreek af welke partij de kosten voorschiet en hoe jullie die verdelen. Een octrooiaanvraag met een octrooigemachtigde kost in Nederland naar schatting tussen € 8.000 en € 10.000, en internationaal loopt dat sterk op. Daarbovenop komen jaarlijks oplopende instandhoudingstaksen.
Die kosten lopen over jaren door, dus een eenmalige afspraak volstaat niet. Leg vast:
- wie de aanvraag aanstuurt en de octrooigemachtigde instrueert;
- in welke landen jullie bescherming aanvragen en wie die keuze maakt;
- hoe jullie de kosten verdelen, bijvoorbeeld naar rato van eigendom of van commercieel gebruik;
- wat er gebeurt als één partij het octrooi niet langer wil betalen.
Dat laatste punt is belangrijk. Betaal je de instandhoudingstaksen niet of niet op tijd, dan vervalt het octrooi permanent. Spreek daarom af dat de partij die wil stoppen, de rechten eerst aanbiedt aan de ander, voordat een octrooi vervalt. Ons team van octrooi-experts helpt je de landenkeuze en de kosten in kaart te brengen.
Hoe regel je licenties en commercieel gebruik?
Regel in de samenwerkingsovereenkomst wie het gezamenlijke resultaat mag gebruiken, in welk marktgebied of vakgebied, en tegen welke vergoeding. Een octrooi geeft een exclusief recht om te produceren, verkopen en aan te bieden. Met een licentieovereenkomst voor octrooien bepaal je hoe jullie dat recht verdelen.
Maak keuzes over de volgende punten:
- Exclusief of niet-exclusief: mag alleen de licentienemer gebruiken, of ook de eigenaar en derden?
- Vakgebied en regio: bijvoorbeeld de ene partij voor industriële toepassingen, de ander voor consumentenproducten.
- Vergoeding: een royalty, vaak als percentage van de omzet, een vast bedrag of een combinatie.
- Onderlicenties: mag een partij het recht doorgeven aan derden?
- Gebruik voor eigen doeleinden: mag elke partij het resultaat gebruiken voor onderzoek of intern gebruik?
Bepaal ook wat er gebeurt als een partij de uitvinding niet benut. Zonder zo'n bepaling blokkeert een passieve eigenaar de commercialisering. Een clausule met een gebruiksverplichting of terugvalrecht lost dat op.
Wat gebeurt er bij inbreuk of een beëindigde samenwerking?
Bij inbreuk door een derde bepaalt de overeenkomst wie mag optreden en wie de kosten draagt. Bij een beëindigde samenwerking blijven de eigendomsafspraken, de licenties en de geheimhouding gelden, tenzij je iets anders afspreekt. Regel dit vooraf, want achteraf staan jullie belangen vaak lijnrecht tegenover elkaar.
Wat regel je bij inbreuk?
Een octrooi handhaaf je zelf, want er bestaat geen octrooipolitie. Spreek af wie inbreuk signaleert, wie beslist over een vervolg (informeel aanspreken, officiële brief, kort geding) en hoe jullie de kosten en een eventuele schadevergoeding verdelen. Bij mede-eigendom helpt het om vast te leggen dat een eigenaar niet alleen een procedure start zonder overleg.
Wat regel je bij beëindiging?
Leg vast hoe jullie de samenwerking kunnen opzeggen en wat daarna met de rechten gebeurt. Denk aan de volgende afspraken:
- wie het octrooi behoudt en of de ander een gebruiksrecht houdt;
- hoe lang de geheimhouding doorloopt;
- hoe je omgaat met resultaten die al in ontwikkeling waren;
- welk recht van voorkoop of aankoop je elkaar geeft;
- welke rechtbank of arbitrage bij geschillen bevoegd is.
Een heldere exitregeling is geen teken van wantrouwen, maar maakt de samenwerking juist veiliger voor beide partijen.
Hoe wij helpen met octrooirechten in een samenwerking
Een samenwerkingsovereenkomst staat of valt met een goede inschatting van wat je beschermt en hoe. Wij begeleiden je als octrooibureau van het eerste idee tot een verleend en gehandhaafd octrooi. Dit doen we voor jullie:
- We inventariseren jullie uitvinding en brengen in kaart wat bestaande kennis is en wat nieuw.
- We voeren een verkennend nieuwheidsonderzoek uit, zodat je weet wat beschermbaar is.
- We stellen de octrooiaanvraag op, inclusief beschrijving, tekeningen en conclusies, via ons platform Redigendis.
- We denken mee over de beschermingsstrategie, de landenkeuze en de kostenverdeling.
Wil je weten hoe je jullie gezamenlijke uitvinding het beste vastlegt en beschermt? Neem contact met ons op en we bespreken jullie situatie.