Ja, meerdere bedrijven kunnen samen een octrooi aanvragen. Jullie dienen de aanvraag dan gezamenlijk in als mede-aanvragers en worden samen mede-eigenaar van het verleende octrooi. Dat werkt goed, mits jullie vooraf duidelijk vastleggen wie wat mag doen met het octrooi.
Een gezamenlijk octrooi past bij samenwerkingen waarin partijen echt samen uitvinden, bijvoorbeeld in een joint development-traject. Hieronder lees je wat er juridisch en praktisch bij komt kijken.
Wie wordt eigenaar van een octrooi bij samenwerking?
Het recht op een octrooi komt toe aan de uitvinder of diens rechtsopvolger. Bij een samenwerking bepalen de bijdrage aan de uitvinding en de onderlinge overeenkomst wie eigenaar wordt. Hebben meerdere bedrijven samen de uitvinding gedaan, dan worden zij mede-eigenaar van het octrooi.
Ook de wet speelt een rol. Doet een werknemer een uitvinding, dan heeft in principe de werknemer aanspraak op het octrooi. Dat verschuift naar de werkgever als de aard van de functie meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt voor uitvindingen van dezelfde soort. Bij uitvindingen binnen een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling komt de aanspraak toe aan die instelling.
Van deze wettelijke regels kunnen jullie schriftelijk afwijken. Wil je zekerheid over de eigendomsverhouding, leg die dan vast voordat het ontwikkelwerk begint. Achteraf discussiëren over wie welk deel van de uitvinding bedacht heeft, kost tijd en vertroebelt de relatie met je partner. Een octrooigemachtigde uit ons team van experts helpt je om de uitvinderspositie en de eigendomsverdeling helder te krijgen.
Welke afspraken moeten mede-aanvragers vooraf vastleggen?
Mede-aanvragers leggen het best vooraf vast wie welk aandeel in het octrooi heeft, wie de aanvraag voert, wie de kosten draagt, wie het octrooi mag gebruiken en hoe de partijen uit de samenwerking stappen. Een samenwerkingsovereenkomst of joint development agreement bundelt deze afspraken.
Neem in elk geval de volgende punten op:
- Eigendomsverdeling: het percentage of de verhouding waarin jullie het octrooi bezitten.
- Bestaande kennis: welke eigen technologie elk bedrijf inbrengt en die buiten het gezamenlijke octrooi blijft.
- Gebruiksrechten: mag elke partij het octrooi zelf toepassen, en in welke markten of toepassingsgebieden?
- Licenties: wie mag licenties verlenen aan derden en onder welke voorwaarden?
- Kosten en beslissingen: wie betaalt de aanvraag, de jaarlijkse instandhouding en eventuele procedures?
- Beëindiging: wat gebeurt er als een partij wil stoppen of zijn aandeel wil verkopen?
Hoe concreter je dit vastlegt, hoe minder ruimte er blijft voor conflicten zodra het octrooi commercieel waarde krijgt.
Mag een mede-eigenaar het octrooi zomaar in licentie geven?
Dat hangt af van de afspraken tussen de mede-eigenaren. Zonder duidelijke regeling in een overeenkomst loop je risico op onzekerheid en geschillen. Daarom is het verstandig om in je overeenkomst expliciet te regelen of een mede-eigenaar zelfstandig licenties mag verlenen of alleen met toestemming van de anderen.
Een licentie is een afspraak waarmee een derde het octrooi mag gebruiken. Wil je die licentie laten inschrijven in het octrooiregister, dan vraag je dat aan met een verzoek waaruit in elk geval de gelicentieerde rechten en de strekking daarvan blijken. Het bureau kan een verzoek weigeren als je ontbrekende gegevens niet binnen twee maanden na de kennisgeving aanvult.
Jullie kunnen in de overeenkomst bijvoorbeeld afspreken dat licenties alleen mogelijk zijn met schriftelijke instemming van alle mede-eigenaren, dat opbrengsten worden verdeeld volgens een vaste sleutel, of dat elke partij binnen een eigen toepassingsgebied vrij is om te licentiëren. Zo voorkom je dat een partner zonder overleg een concurrent toegang geeft tot jullie gezamenlijke uitvinding.
Hoe worden kosten en procedure onder mede-aanvragers verdeeld?
Mede-aanvragers verdelen de kosten volgens hun onderlinge afspraak, meestal naar rato van hun eigendomsaandeel of op basis van een vaste verdeling. De procedure zelf verloopt via één aanvraag met meerdere aanvragers, waarbij meestal één partij of één gemachtigde het contact met het octrooibureau voert.
Praktisch betekent dit dat je afspreekt:
- Wie de octrooigemachtigde instrueert en de communicatie voert.
- Hoe jullie de kosten van opstelling, indiening en verlening verdelen.
- Wie de jaarlijkse instandhoudingskosten betaalt, en wat er gebeurt als één partij daar niet meer aan wil bijdragen.
- Hoe jullie beslissen over uitbreiding naar andere landen, bijvoorbeeld via een Europese aanvraag en latere validatie.
Let ook op het recht van voorrang. Wie in een aangesloten land een octrooi aanvraagt, heeft twaalf maanden om dezelfde uitvinding in andere landen aan te melden met behoud van de eerste aanvraagdatum. Stem binnen die termijn tijdig af welke landen jullie willen dekken en wie dat financiert. Verandert er later iets in de eigendom, dan registreer je die wijziging met een verzoek tot inschrijving in het octrooiregister, waarbij je een akte of notarieel gewaarmerkt afschrift van de overeenkomst meestuurt.
Wat zijn de risico’s van een gezamenlijk octrooi?
De belangrijkste risico’s van een gezamenlijk octrooi zijn onduidelijke zeggenschap, conflicten over licenties en inbreukacties, verschillende commerciële belangen tussen partners en lastige beëindiging van de samenwerking. Een goede overeenkomst beperkt deze risico’s, maar neemt ze niet helemaal weg.
Denk aan deze situaties:
- Stilstand bij besluitvorming: partners zijn het oneens over licentiëren, verkopen of doorgaan met het octrooi.
- Handhaving: onduidelijk wie mag optreden tegen inbreuk en wie de kosten van een procedure draagt.
- Verandering van eigenaar: een mede-eigenaar verkoopt zijn aandeel aan een partij waarmee jij liever niet samenwerkt.
- Verschil in belangen: één partner wil het octrooi benutten, de ander wil vooral blokkeren of afwachten.
Ook bij gerechtelijke procedures telt de samenwerking mee. Voor Europese octrooien is sinds 1 juni 2023 het Unified Patent Court actief, een gezamenlijke octrooirechtbank voor meerdere EU-lidstaten. Een uitspraak over geldigheid of inbreuk kan daardoor in meerdere landen tegelijk gelden. Als mede-eigenaren moeten jullie dus ook afspreken hoe jullie omgaan met een eventuele opt-out en met procedures bij dat gerecht.
Wanneer is een gezamenlijk octrooi de juiste keuze?
Een gezamenlijk octrooi is de juiste keuze wanneer partijen de uitvinding daadwerkelijk samen hebben gedaan, elk een duidelijke bijdrage leveren en een gedeeld commercieel belang hebben. Is de bijdrage ongelijk of verschillen de doelen sterk, dan werkt een alternatief vaak beter.
Overweeg een gezamenlijk octrooi als:
- de uitvinding niet los te knippen is in aparte delen per bedrijf;
- jullie het octrooi allebei willen gebruiken of samen willen exploiteren;
- jullie vertrouwen hebben in een langdurige samenwerking en dit contractueel kunnen borgen.
Alternatieven zijn één eigenaar die het octrooi houdt en een licentie verleent aan de partner, of aparte octrooien voor elk bedrijf op zijn eigen deel van de technologie. Welke route past, hangt af van jullie doelen, de aard van de uitvinding en de gewenste vrijheid. Een goede keuze begint met een eerlijk gesprek over wie waarvoor betaalt en wie waarvan profiteert.
Hoe wij helpen met een gezamenlijke octrooiaanvraag
Een octrooi aanvragen met meerdere partijen vraagt om technische en juridische precisie. Wij begeleiden je van het eerste idee tot een verleend en gehandhaafd octrooi, ook als je samen met andere bedrijven aanvraagt. Hier helpen we je concreet mee:
- Het in kaart brengen van de uitvinding en een verkennend nieuwheidsonderzoek.
- Het opstellen van een professionele octrooiaanvraag met beschrijving, tekeningen en conclusies, ondersteund door ons platform Redigendis.
- Het indienen via ons geautomatiseerde systeem, bijna 24/7 en 7 dagen per week.
- Advies over een beschermingsstrategie voor nationale en Europese procedures en over onze diensten voor validatie en portfoliobeheer.
- Het registreren van wijzigingen in eigendom en licenties.
Met meer dan 40 jaar gecombineerde ervaring en een ISO 9001-certificering voor onze werkwijze staan we klaar voor jullie samenwerking. Wil je weten wat de beste opzet is voor jullie situatie? Neem contact met ons op en we denken graag met je mee.